De achtergrond van de zaak
Interveniënte Nadal Esteban diende een aanvraag in tot inschrijving van een EU-beeldmerk bestaande uit de woordelementen “STYLO & KOTON” waarbij de “O's” in “KOTON” werden vervangen door bloemen, voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39.
Rekwirante, Koton, heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld op grond van twee oudere merken bestaande uit het woordelement “KOTON” waarin de “O's” zijn vervangen door bloemen en een bloem boven het woordelement is geplaatst. De oudere merken hadden betrekking op dezelfde of soortgelijke waren en diensten van de klassen 25 en 35 als die van de aanvraag, maar niet op diensten van klasse 39.
De oppositieafdeling wees de oppositie toe voor zover deze betrekking had op de klassen 25 en 35 en wees de oppositie af voor zover deze betrekking had op klasse 39. Nadat het beroep tegen deze beslissing was verworpen, werd het aangevraagde merk ingeschreven voor de diensten van klasse 39. Daarop heeft Koton een vordering tot nietigverklaring ingesteld, stellende dat Esteban de vordering te kwader trouw had ingediend.
Zowel de nietigheidsafdeling als de tweede kamer van beroep en het Gerecht hebben de vordering afgewezen op grond dat er, ondanks de overeenstemming van de betrokken tekens en het feit dat interveniënte kennis had van de oudere merken van rekwirante, geen sprake kon zijn van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, omdat de waren of diensten niet soortgelijk waren.
Voor het Hof stelde Koton schending van artikel 52, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, met het betoog dat het bestaan van kwade trouw niet veronderstelt dat het litigieuze merk is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor een ouder merk is ingeschreven.
Het oordeel
Naam van het beeldmerk dat in het merkenblad is afgebeeld, niet relevant voor de beoordeling van het verwarringsgevaar Het Hof herinnert eraan dat uit de gebruikelijke betekenis van ‘kwade trouw’ in de gewone taal, alsmede uit de context en de doelstellingen van het merkenrecht, dat artikel 52, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk van toepassing is "wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk" (punt 46). Het Hof herinnert er bovendien aan dat, hoewel de intentie van een aanvrager van een merk een subjectieve factor is, deze objectief moet worden beoordeeld op basis van een globale beoordeling “met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval” (punt 47).
Het Hof van Justitie vervolgt dat uit het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07) niet volgt dat het bestaan van kwade trouw alleen kan worden vastgesteld wanneer op de interne markt een identiek of soortgelijk teken wordt gebruikt voor identieke of soortgelijke waren die verwarring kunnen wekken met het teken waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Integendeel, "er kunnen immers gevallen bestaan – naast het geval dat heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) –, waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk kan worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend, niettegenstaande het feit dat ten tijde van die aanvraag geen sprake was van gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren op de interne markt" (punt 52).
Bijgevolg is dat “wanneer geen gevaar voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk bestaat of wanneer een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het litigieuze merk, in voorkomend geval andere feitelijke omstandigheden relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen kunnen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt” (punt 56)
Het Hof van Justitie oordeelt dat het Gerecht bijgevolg een te beperkende reikwijdte heeft gegeven aan artikel 52, lid 1, onder b), van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, door geen rekening te houden met alle relevante feitelijke omstandigheden, zoals het feit dat Esteban de inschrijving van het merk niet alleen voor diensten van klasse 39 heeft aangevraagd, maar ook voor waren en diensten die overeenkomen met die waarvoor Koton de merken had ingeschreven. Bovendien had het Gerecht moeten onderzoeken of de aanvraag van Esteban “een commerciële logica” had in het licht van zijn activiteiten (punt 62).
Gelet op deze overwegingen vernietigt het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht.