De achtergrond van de zaak
Jerome Alexander, een in de Verenigde Staten gevestigde fabrikant van cosmetica en houder van het in de Verenigde Staten ingeschreven woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag van een EUTM voor het woordmerk MINERAL MAGIC (hierna: “Oppositie EUTM”), onder meer op basis van de relatieve grond van artikel 8, lid 3, EUTMR. De aanvrager van het oppositiemerk is John Mills, een in de EU gevestigde distributeur van Jerome Alexander.
Het Gerecht heeft de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO, waarbij het oppositiemerk op grond van artikel 8, lid 3, EUTMR is geweigerd, vernietigd (hierna: “bestreden beslissing”).
Met zijn eerste middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 8, lid 3, van de EUTMR heeft geschonden door deze bepaling aldus uit te leggen dat zij alleen betrekking heeft op de situatie waarin het oudere merk en het merk waarvoor de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk een aanvraag heeft ingediend, gelijk zijn.
Het oordeel
Het Hof vernietigt de beslissing van het Gerecht en beslist dat het oppositiemerk inderdaad moet worden geweigerd op grond van artikel 8, lid 3, van de EUTMR.
Het Hof oordeelt voorts dat, hoewel de bewoordingen van deze bepaling een nauw verband suggereren tussen “het” oudere merk en het merk waarvoor de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk een aanvraag heeft ingediend, deze bepaling niet uitdrukkelijk vermeldt, zoals het Gerecht heeft opgemerkt, of zij alleen van toepassing is wanneer het merk waarvoor de gemachtigde of vertegenwoordiger een aanvraag heeft ingediend, gelijk is aan het oudere merk, dan wel of ook gevallen waarin de conflicterende merken overeenstemmen, binnen de werkingssfeer van deze bepaling kunnen vallen (punt 42).
Het Hof oordeelt dat uit de travaux préparatoires betreffende artikel 8, lid 3, EUTMR en artikel 6septies, lid 1, van het Verdrag van Parijs niet kan worden afgeleid dat de werkingssfeer van deze bepaling, gelet op het feit dat daarin geen sprake is van “overeenstemming” tussen het oudere merk en het door de gemachtigde aangevraagde merk, uitsluitend beperkt is tot gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn. Het doel van de bepaling geeft aanleiding tot een ruimere uitlegging van het begrip “merk”, zodat ook overeenstemmende merken daaronder vallen (punten 68-75).
Bij de beslissing op het beroep voor het Gerecht overeenkomstig artikel 61 van het StatuutProtocol [nr. 3] betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt het Hof dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO het oppositiemerk terecht heeft geweigerd op grond van artikel 8, lid 3, EUTMR. Daarbij merkt het Hof op dat artikel 8, lid 3, EUTMR tot doel heeft misbruik van het oudere merk door de agent of de vertegenwoordiger van de merkhouder te voorkomen, aangezien deze personen gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die zij tijdens hun zakelijke relatie met de merkhouder hebben opgedaan, en dus ten onrechte kunnen profiteren van de inspanning en investering die de merkhouder zelf heeft gedaan (punt 83).
Hieruit volgt dat de verwezenlijking van deze doelstelling een ruime uitlegging van de begrippen “gemachtigde” en “vertegenwoordiger” in de zin van deze bepaling vereist (punt 84). Volgens het Hof: “De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 20 van de litigieuze beslissing te verklaren dat deze begrippen aldus moeten worden uitgelegd dat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het voor de toepassing van die bepaling volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk” (punt 85).