de achtergrond van de zaak
Het Finse baggerbedrijf Lännen is houdster van een EU-merk voor WATERMASTER. Lännen heeft bij de Markkinaoikeus (marktrechtbank, Finland) een vordering wegens merkinbreuk ingesteld tegen twee Duitse vennootschappen, Berky en Senwatec. Beide ondernemingen behoren tot hetzelfde concern.
Lännen klaagde dat beide ondernemingen inbreukmakende activiteiten verrichtten die op het grondgebied van Finland waren gericht:
Lännen beweerde dat Senwatec inbreuk maakte op haar merkrechten door gebruik te maken van betaalde verwijzingen in een zoekmachine die onder het nationale topniveaudomein van Finland opereert. Wanneer gebruikers zochten naar “Watermaster”, werd een advertentie voor de producten van Senwatec getoond. Noch de advertentielink, noch de bijbehorende tekst bevatte echter enige verwijzing naar Finland. Bovendien werd Finland uitgesloten van de lijst van landen waar Senwatec beweerde actief te zijn, hoewel op de website werd aangegeven dat de producten van Senwatec wereldwijd werden gebruikt.
Lännen beschuldigde Berky ervan gebruik te maken van de natuurlijke verwijzing naar afbeeldingen van Berky's machines, die toegankelijk waren op de website Flickr.com, door middel van een metatag met het trefwoord “Watermaster”. Bijgevolg werden bij zoekopdrachten naar “Watermaster” op Google Finland afbeeldingen van Berky-machines met Engelse bijschriften en modelnummers getoond, vergezeld van het logo van Berky.
Berky en Senwatec betwistten de bevoegdheid van de Finse rechter met het argument dat de vermeende inbreukmakende handelingen niet in Finland plaatsvonden. De verwijzende rechter vroeg om opheldering over de uitlegging van artikel 125, lid 5, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, dat de rechtbanken van de EU alternatieve, zij het alleen nationale, bevoegdheid verleent voor handelingen die in die lidstaat zijn verricht. De belangrijkste vraag was of een houder van een EU-merk een dergelijke inbreukprocedure kan instellen tegen een derde in een lidstaat waar consumenten en handelaren het doelwit zijn van online advertenties, zelfs als de derde die lidstaat niet uitdrukkelijk opneemt onder de gebieden voor mogelijke levering van goederen.
het oordeel
Het Hof van Justitie stelt vast dat volgens artikel 125, lid 1, van de Merkenverordening 2017 de eiser de vordering moet instellen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Op grond van artikel 125, lid 5, kan de verzoeker de vordering echter “tevens” instellen bij het gerecht van de lidstaat waar de inbreukmakende handeling is gepleegd of dreigt te worden gepleegd. De eiser kan echter geen gelijktijdige vorderingen instellen voor dezelfde inbreukmakende handelingen op basis van zowel lid 1 als lid 5 van artikel 125 van de Merkenverordening 2017, ondanks de mogelijkheid die wordt geboden door het woord “ook” in artikel 125, lid 5 (lid 31). Als de vordering is gebaseerd op artikel 125, lid 5, van de Merkenverordening 2017, is de vordering beperkt tot inbreukmakende handelingen die zijn gepleegd of dreigen te worden gepleegd binnen één lidstaat, meer bepaald de lidstaat waar het gerecht is gevestigd waarvoor de vordering is ingesteld.
In deze zaak ligt de nadruk op de vraag of het gebruik door de gedaagden specifiek gericht was op consumenten of handelaren in Finland. Bepaald moet worden of de vermeende inbreukmakende handelingen van de twee ondernemingen een voldoende band met de lidstaat waar de rechter op grond van artikel 125, lid 5, van de Merkenverordening 2017 bevoegd is, tot stand brengen. Het Hof stelt dat “het bevoegdheidscriterium dat wordt uitgedrukt door de woorden ‘lidstaat waar de inbreuk is gepleegd of dreigt te worden gepleegd’ in artikel 125, lid 5, van die verordening betrekking heeft op actief gedrag van de inbreukmaker” (punt 40).
Het Hof stelt dat de rechter de bevoegdheid moet bepalen op basis van factoren zoals de aard van de producten, de omvang van de markt en het gebruik van een zoekmachine die onder het Finse topleveldomein opereert. Het is voldoende om een redelijk vermoeden van inbreuk binnen een lidstaat vast te stellen om de rechtbank bevoegd te laten zijn. De rechtbank moet rekening houden met factoren zoals actief gedrag van de inbreukmakende partij en de geografische gebieden waar het product wordt aangeboden. Als de vertoning mogelijk gericht is op consumenten in een lidstaat, kan de merkhouder een inbreukprocedure instellen in die lidstaat. De loutere toegankelijkheid van een website vanuit een bepaald gebied is echter niet voldoende om aan te tonen dat er sprake is van gerichtheid. Dit leidt tot het oordeel van het Hof dat betaald verwijzen, waarbij een onderneming een zoekmachine betaalt om een link naar haar website weer te geven voor het publiek van een specifieke lidstaat, actief gedrag is dat gericht is op die lidstaat en rechtsbevoegdheid vestigt op grond van artikel 125, lid 5. Het gebruik van een merk is echter niet voldoende om een inbreukprocedure in te leiden. Het gebruik van een merk als metatag op een onlinedienst voor het delen van foto's onder een generiek topleveldomein voldoet echter niet aan de voorwaarde van actief gedrag gericht op een specifieke lidstaat, voor zover “een website met een generiek topleveldomein niet bestemd is voor het publiek van een specifieke lidstaat en, ten tweede, de metatag alleen bedoeld is om zoekmachines in staat te stellen de afbeeldingen op die website beter te identificeren en aldus de toegankelijkheid ervan te vergroten” (punt 51).
Het Hof concludeert dat artikel 125, lid 5, van de Merkenverordening 2017 aldus moet worden uitgelegd dat “de houder van een EU-merk die meent te zijn benadeeld door het gebruik, zonder zijn toestemming, door een derde van een teken dat gelijk is aan dat merk in online-advertenties en verkoopaanbiedingen voor waren die gelijk zijn aan of soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen bij een rechtbank voor het EUmerk van de lidstaat waar de consumenten en de marktdeelnemers waarop deze advertenties of verkoopaanbiedingen zijn gericht, zijn gevestigd, niettegenstaande het feit dat de derde deze lidstaat niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig opneemt in de lijst van gebieden waarnaar de betrokken waren kunnen worden geleverd, wanneer deze derde van dit teken gebruik heeft gemaakt door middel van betaalde vermelding op een website van een zoekmachine die een nationale topniveaudomeinnaam van deze lidstaat gebruikt. Dit is daarentegen niet het geval louter omdat de betrokken derde gebruik heeft gemaakt van de natuurlijke vermelding van afbeeldingen van zijn waren op een onlinefotosite” (punt 54).