de achtergrond van de zaak
Merkhouder LM heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (regionale rechtbank Warschau, Polen) een vordering wegens inbreuk ingesteld met betrekking tot het EU-merk MULTISELECT, strekkende tot veroordeling van KP tot staking van het merken van de waren en diensten die KP in de handel brengt met het litigieuze merk en tot staking van het aanbrengen van dat merk op alle materialen die verband houden met het in de handel brengen van die waren en diensten.
In de loop van de procedure heeft KP een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van het bestreden merk voor een aantal van de waren en diensten waarvoor het was ingeschreven, op grond van artikel 59, lid 1, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en lid 2, van die verordening.
De Sąd Okręgowy w Warszawie heeft de vordering wegens inbreuk in haar geheel afgewezen. Met betrekking tot de reconventionele vordering had de Sąd Okręgowy w Warszawie twijfels over de reikwijdte van het onderzoek dat moet worden verricht wanneer, zoals in het hoofdgeding, het voorwerp van een reconventionele vordering verder gaat dan een “verweer” dat in antwoord op de inbreukvordering is aangevoerd. Terwijl de vorderingen in het hoofdgeding enkel betrekking hadden op de door KP in de handel gebrachte diensten en waren, was de omvang van de reconventionele vordering aanzienlijk ruimer, aangezien KP vorderde dat het litigieuze merk nietig zou worden verklaard voor zover het niet alleen betrekking had op de in het hoofdgeding betrokken waren en diensten, maar ook op andere waren en diensten.
De verwijzende rechter heeft het Hof in wezen gevraagd of artikel 124, sub d, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, gelezen in samenhang met artikel 128, lid 1, van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat een reconventionele vordering tot nietigverklaring van een EU-merk betrekking kan hebben op alle rechten die de houder van dit merk aan de inschrijving ervan ontleent, en of het voorwerp van deze reconventionele vordering niet wordt beperkt door de omvang van het geschil zoals omschreven in de vordering wegens inbreuk.
het oordeel
Bij gebrek aan een definitie bespreekt het Hof eerst het begrip 'tegenvordering' uit de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie. Het HvJEU oordeelt dat een tegenvordering niet onlosmakelijk is verbonden met een louter verweer en herinnert aan zijn beslissing in de zaak Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21): “Hoewel zij is ingesteld in een procedure die is ingeleid door middel van een ander rechtsmiddel, is zij een afzonderlijke en zelfstandige vordering waarvan de procedurele behandeling losstaat van de hoofdvordering en die dus kan worden voortgezet, zelfs indien de vordering van de hoofdvordering wordt afgewezen” (punt 32).
Het Hof vervolgt dat, gelet op het zelfstandige karakter van de reconventionele vordering als bedoeld in artikel 128 van merkenverordening 2017/1001, het voorwerp van die reconventionele vordering niet kan worden beperkt door dat van de inbreukvordering in het kader waarvan die reconventionele vordering wordt ingesteld (punt 35). Dit zou in strijd zijn met het beginsel van proceseconomie, dat een van de doelstellingen van de reconventionele vordering is (punt 44). Artikel 59, lid 3, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, dat bepaalt dat een EU-merk alleen nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor de aangevoerde nietigheidsgrond bestaat, vormt de enige beperking die in deze verordening is vastgesteld met betrekking tot de werkingssfeer en het resultaat van een vordering tot nietigverklaring en, bijgevolg, van een reconventionele vordering tot nietigverklaring (punt 45).
Ten slotte wijst het Hof erop dat zowel het EUIPO als de nationale rechterlijke instanties bevoegd zijn om de geldigheid van EU-merken te toetsen: “Aldus moet, gelet op het in de punten 51 tot en met 53 beschreven stelsel van bevoegdheidsverdeling, worden vastgesteld dat in het kader van de regeling die is ingevoerd bij merkenverordening 2017/1001, die overeenkomstig overweging 4 en artikel 1, lid 2, ervan, het eenvormige karakter van het EU-merk verankert, de EU-wetgever de bevoegdheid om de geldigheid van EU-merken te toetsen heeft willen toekennen aan zowel het EUIPO als, wat hun beslissingen over reconventionele vorderingen betreft, aan de rechtbanken voor het EU-merk (arrest van 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU: C:2022:786, punt 47)” (punt 54).
In het licht van deze overwegingen oordeelt het Hof met betrekking tot de eerste vraag dat “artikel 124, sub d, van merkenverordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 128, lid 1, van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat een reconventionele vordering tot nietigverklaring van een EU-merk betrekking kan hebben op alle rechten die de houder van dit merk aan de inschrijving ervan ontleent, en dat het voorwerp van deze reconventionele vordering niet wordt beperkt door de omvang van het geschil zoals omschreven in de vordering wegens inbreuk.” (punt 55).
In het licht van het antwoord op de eerste vraag oordeelt het Hof dat de tweede vraag, die luidt als volgt, niet hoeft te worden beantwoord: “Opgemerkt zij, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, dat de tweede vraag uitgaat van de premisse dat de vraag naar de omvang van een tegenvordering als die in het hoofdgeding niet door het Unierecht wordt beheerst. Bij gebreke van een specifieke nationale regeling inzake reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van nationale merken, wenst de verwijzende rechter dus te vernemen of nationale procedureregels van algemene strekking die de strekking van reconventionele vorderingen op andere gebieden van geschillen specificeren, kunnen worden aangemerkt als “procedureregels die hetzelfde soort vordering regelen” in de zin van artikel 129, lid 3, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie."