De achtergrond van de zaak
Birkenstock heeft verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk van een beeldmerk dat bestaat uit een reeks elementen die regelmatig worden herhaald, in die zin dat zij een patroon kunnen vormen. Het publiek kan in de aanvraag het patroon herkennen dat op de zolen van Birkenstockschoeisel wordt gebruikt, maar de aanvraag bevat geen informatie over het beoogde gebruik van het teken. De aanvraag had betrekking op een grote verscheidenheid aan waren, waaronder diverse medische en orthopedische apparaten, instrumenten en producten van klasse 10, tassen van klasse 18 en kleding en schoeisel van klasse 25.
Het EUIPO heeft de inschrijving van het merk geweigerd voor alle betrokken waren op grond dat het merk onderscheidend vermogen mist (artikel 7, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk). De kamer van beroep concludeerde in wezen dat het relevante publiek het teken naar alle waarschijnlijkheid zou opvatten als een eenvoudig oppervlaktepatroon en niet als een aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst.
Het Gerecht was van oordeel dat alleen wanneer het gebruik van het teken als oppervlaktepatroon onwaarschijnlijk is gelet op de aard van de betrokken waren, een dergelijk teken niet als een oppervlaktepatroon voor deze waren kan worden aangemerkt. Op die grondslag heeft het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep met betrekking tot een aantal waren van klasse 10 (waaronder kunstledematen, -ogen en -tanden, hechtmateriaal en dierenhuiden) vernietigd. Belangrijker was echter dat het Gerecht oordeelde dat de kamer van beroep de rechtspraak inzake tekens die niet van het uiterlijk van de waar kunnen worden onderscheiden, correct had toegepast met betrekking tot alle andere waren (namelijk de rechtspraak volgens welke een teken, om intrinsiek onderscheidend vermogen te hebben, aanzienlijk moet afwijken van de normen en gebruiken van de markt) - en bijgevolg het beroep met betrekking tot al deze andere waren verwierp.
Birkenstock stelde hogere voorziening in bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en betoogde met name dat het Gerecht ten onrechte had aangenomen dat het teken onlosmakelijk verbonden was met de waren voor alle waren waarbij een dergelijk gebruik slechts een “mogelijkheid” was, terwijl het dit alleen had moeten aannemen wanneer een dergelijk gebruik het “meest waarschijnlijke gebruik” van het teken was.
Het oordeel
Bij de behandeling van dit middel verwijst het Hof naar de rechtspraak waarin de criteria zijn vastgesteld voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit het uiterlijk van de waar zelf (zoals Mag Instrument, C-136/02 P), tekens bestaande uit een dessin dat is aangebracht op het oppervlak van een waar (zoals Glaverbel, C-445/02 P) en tekens waarbij slechts een deel van de aangeduide waar door het merk wordt voorgesteld (zoals Louis Vuitton Malletier, C-97/12 P). In deze jurisprudentie heeft het EHJ consequent geoordeeld dat, hoewel de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit soort merken niet verschillen van die voor andere categorieën merken, de perceptie van de gemiddelde consument niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is voor deze verschillende soorten merken - wat resulteert in het welbekende criterium dat dergelijke merken alleen intrinsiek onderscheidend vermogen bezitten wanneer zij “aanzienlijk afwijken van de norm of de gebruiken in de sector”.
Onder verwijzing naar deze rechtspraak concludeert het Hof dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat “voor de toepasselijkheid van de rechtspraak inzake driedimensionale merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar zelf, niet de kwalificatie van het betrokken teken als „beeldteken”, „driedimensionaal teken” of ander soort teken doorslaggevend is, maar het feit dat het teken samenvalt met de verschijningsvorm van de aangeduide waar” (punt 36).
Vervolgens beoordeelt het Hof of het Gerecht slechts had mogen concluderen dat het door Birkenstock aangevraagde merk onlosmakelijk verbonden was met de verschijningsvorm van de waar wanneer het gebruik van het merk als oppervlaktepatroon het “meest waarschijnlijke” gebruik van dat teken was - en niet louter (zoals het Gerecht heeft gedaan) wanneer het gebruik als oppervlaktepatroon slechts “mogelijk en niet onwaarschijnlijk” was.
In dit verband concludeert het Hof dat “Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door – met het oog op de toepassing van de rechtspraak inzake driedimensionale merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar – het criterium te hanteren dat het gebruik van het litigieuze teken als oppervlaktepatroon mogelijk en niet weinig waarschijnlijk is gelet op de aard van de betrokken waren.” (punt 40). Ter onderbouwing van deze vaststelling overweegt het Hof onder meer dat “gelet op de intrinsieke kenmerken van dit teken, dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, en gelet op de aard van de betrokken waren, immers in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht, zoals de advocaat-generaal in punt 77 van zijn conclusie heeft gesteld. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren” (punt 41).