De achtergrond van de zaak
De Duitse onderneming AS heeft bij het Deutsches Patent- und Markenamt (Duits Octrooi- en Merkenbureau, “DPMA”) een aanvraag ingediend tot inschrijving van een teken met de hashtag “#darferdas?” voor waren van klasse 25 (kleding, in het bijzonder T-shirts, schoeisel en hoofddeksels). 'Darf er das' is Duits voor “Kan hij dat doen?”.
De DPMA wees de aanvraag af en vond dat het teken onderscheidend vermogen miste. Het Bundespatentgericht (federale octrooirechtbank, Duitsland) verwierp het beroep tegen deze beslissing, omdat het van mening was dat het teken in kwestie is samengesteld uit gewone Duitse woorden en door het publiek zal worden opgevat als een hashtag die het publiek uitnodigt om te discussiëren over de vraag “Kan hij dat?”. Volgens deze rechter zou het publiek deze vraag - in het bijzonder wanneer deze op de voorkant van T-shirts wordt geplaatst - begrijpen voor wat zij is, namelijk als een eenvoudige vragende zin.
In hoger beroep tegen deze beslissing heeft het Bundesgerichtshof (Duitsland) echter overwogen dat niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van het litigieuze teken op de voorkant van kleding slechts één van de verschillende mogelijke vormen van gebruik is. Dit teken zou bijvoorbeeld ook kunnen worden aangebracht op het etiket dat aan de binnenkant van kledingstukken is genaaid, in welk geval het publiek het als een merk zou kunnen opvatten. Het Bundesgerichtshof oordeelde dat dit volgens zijn eigen rechtspraak zou volstaan om te concluderen dat het teken het voor inschrijving vereiste minimum aan onderscheidend vermogen heeft, maar was niet zeker of deze rechtspraak in overeenstemming was met de beschikking van het Hof van Justitie in de zaak Deichmann (C-307/11 P), volgens welke de merkenautoriteiten hun onderzoek van het onderscheidend vermogen niet hoeven uit te breiden tot andere vormen van gebruik van een teken dan die welke als het meest waarschijnlijk zijn erkend. In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichthof het Hof gevraagd of een teken onderscheidend vermogen heeft wanneer er in de praktijk aanzienlijke en aannemelijke mogelijkheden bestaan om het te gebruiken als herkomstaanduiding voor de betrokken waren of diensten, ook al is dit niet de meest waarschijnlijke vorm van gebruik van het teken.
Het oordeel
Het Hof overweegt allereerst: “er kan niet a priori worden uitgesloten dat een teken met hashtag, zoals in het hoofdgeding, de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en aldus aan bovengenoemde voorwaarde voldoet” (punt 18). Volgens het Hof is het namelijk mogelijk dat een dergelijk teken de wezenlijke functie van een merk kan vervullen om de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten aan te duiden.
Het Hof herinnert er verder aan dat de beoordeling van de perceptie van de gemiddelde consument, die doorslaggevend is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken, in concreto moet worden verricht, waarbij naast andere relevante feiten en omstandigheden rekening moet worden gehouden met de wijze waarop het merk wordt gebruikt. Het Hof erkent echter dat er gevallen zijn waarin de aanvrager nog geen significant gebruik van het teken heeft gemaakt, en voegt daaraan toe dat “ de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies moet weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken in geval van inschrijving ervan” (punt 22). In dergelijke omstandigheden kunnen de factoren voor de beoordeling van het waarschijnlijke gebruik van het teken alleen worden gevonden in de “gewoonten van de betrokken economische sector” (punt 24).
In dit verband moeten de bevoegde autoriteiten rekening houden met de “verschillende gebruiksvormen” die in de betrokken economische sector “in de praktijk significant” zijn (punt 25), maar “vormen van gebruik die in deze economische sector weliswaar niet ondenkbaar maar in de praktijk niet significant zijn en dus weinig waarschijnlijk lijken, als niet relevant afdoen, behalve als de aanvrager concrete aanwijzingen heeft verstrekt die een in die sector ongebruikelijke gebruiksvorm in zijn geval waarschijnlijk maken” (punt 26).
Met betrekking tot Deichmann (C-307/11 P), dat lijkt te suggereren dat alleen het meest waarschijnlijke gebruik in aanmerking moet worden genomen, oordeelt het Hof dat de benadering in die beschikking “slechts relevant in de gevallen waarin blijkt dat slechts één gebruiksvorm in de betrokken economische sector in de praktijk significant is” (punt 32).
Bij de toepassing van deze beginselen op de onderhavige zaak merkt het Hof op dat de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat het in de kledingsector gebruikelijk is om een merk zowel op de buitenkant van de waren als op de aan de binnenkant genaaide etiketten aan te brengen en dat de rechter aldus twee soorten gebruik heeft geïdentificeerd die in deze sector van praktisch belang zijn. Het staat derhalve aan de verwijzende rechter “rekening houden met die gebruiksvormen en beoordelen of die consument, wanneer hij deze twee wijzen van aanbrenging of minstens één ervan ziet op het kledingstuk, het betrokken teken als een merk zal opvatten” (punt 30) “en niet louter als een decoratief element of een boodschap in het kader van sociale communicatie” (punt 31).