De achtergrond van de zaak
Ageda Cooperativa de Borba is houdster van het Portugese nationale woordmerk ADEGABORBA.PT voor wijn. Een concurrent, J. Portugal Ramos Vinhos, heeft nietigverklaring van het merk gevorderd met het betoog dat het merk enkel bestaat uit de term “adega” (die gewoonlijk wordt gebruikt ter aanduiding van installaties waarin wijn wordt geproduceerd en/of opgeslagen) en de geografische aanduiding “Borba”.
Een Portugees hof van beroep oordeelde dat het woordmerk onderscheidend vermogen heeft, aangezien de term “adega” een onderscheidende term is in de wijnsector, waarmee wijnen worden aangeduid die afkomstig zijn van producenten in de coöperatie Adega Cooperativa de Borba. Ramos Vinhos ging tegen deze beslissing in beroep bij de verwijzende rechter, het Supremo Tribunal de Justiça (het Portugese Hooggerechtshof).
Het Portugese Hooggerechtshof stelde een prejudiciële vraag of het ingeschreven merk nietig moest worden verklaard op basis van het Portugese equivalent van artikel 3, lid 1, sub c, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
Het oordeel
Na vaste rechtspraak te hebben herhaald over artikel 3, lid 1, sub c, van merkenrichtlijn 2008/95, oordeelt het Hof dat het feit dat de Uniewetgever ervoor heeft gekozen het woord “kenmerk” te gebruiken, benadrukt dat de in die bepaling bedoelde tekens enkel tekens zijn die dienen om een eigenschap van de waren/diensten aan te duiden, die gemakkelijk herkenbaar is voor de relevante klasse van personen (punt 19). Bijgevolg kan inschrijving van een teken slechts op grond van dit artikel worden geweigerd indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het door de relevante categorie personen daadwerkelijk zal worden herkend als een beschrijving van een van deze kenmerken (punt 20).
Het Hof bepaalt dat de term “adega” verwijst naar ondergrondse ruimten waar wijn wordt bewaard en naar ruimten of installaties waar wijn wordt geproduceerd (punt 21). Volgens het Hof is een dergelijke term in beginsel een aanduiding die kan dienen om een eigenschap van deze waren aan te duiden, die voor de betrokken kringen gemakkelijk herkenbaar is (punt 22). Bijgevolg vormt een aanduiding die een dergelijke faciliteit aanduidt, een kenmerk van deze waren en valt zij binnen de werkingssfeer van deze bepaling. Bijgevolg moet hij worden geacht de waren die hij aanduidt, te beschrijven (punt 24).
De omstandigheid dat een dergelijke geografische benaming een beschermde oorsprongsbenaming vormt op grond van de integrale-GMO-verordening houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten), zelfs indien zij zou zijn bewezen, kan geenszins afbreuk doen aan deze uitlegging, aangezien uit artikel 102 van deze verordening blijkt dat een dergelijke benaming in wezen niet als handelsmerk kan worden geregistreerd (punt 26).
Het Hof oordeelt voorts dat het feit dat “adega” deel uitmaakt van de firmanaam, irrelevant is voor het onderzoek van het beschrijvend karakter van deze term, gelet op het feit dat een dergelijk onderzoek wordt verricht onder verwijzing naar de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd en naar de perceptie ervan door het relevante publiek (punt 27).