de achtergrond van de zaak
Tussen 1968 en 1977 runden twee broers samen een onderneming die zich bezighield met personenvervoer per autocar onder een naam die niet refereerde aan hun gezamenlijke familienaam. In 1975 richtte broer 1 onderneming X op: een nieuwe, aparte onderneming gericht op personenvervoer per touringcar, die de familienaam als handelsnaam gebruikte. In 1977 verliet broer 1 de oorspronkelijke onderneming. Broer 2 zette de activiteiten van dat bedrijf voort met behoud van de oorspronkelijke bedrijfsnaam. In 1991 begon broer 2 de familienaam te gebruiken op de touringcars. Na het overlijden van broer 2 in 1995 zetten zijn twee zonen Y en Z het bedrijf voort, waarvoor zij “Classic Coach Company” in het leven riepen. Op de achterkant van de Classic Coach touringcars prijkten de voorletters van de voornaam van broer 2, gevolgd door de familienaam.
Bedrijf X registreerde in 2008 een merk voor de familienaam. Dit merk is onder meer ingeschreven voor diensten in klasse 39 die diensten van een touringcarbedrijf omvatten.
Onderneming X startte een procedure in Nederland, omdat het gebruik door verweerders (zonen Y en Z) van het teken dat overeenkomt met de achternaam inbreuk zou maken op de in 2008 ingeschreven merkrechten. Verweerders betwistten de gestelde inbreuk door te stellen dat hun gebruik was gebaseerd op een “ouder recht dat op een bepaalde plaats slechts geldt indien dit recht door de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend”, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
De verwijzende rechter, de Hoge Raad der Nederlanden, die niet zeker wist wat een dergelijk “ouder recht” was, legde het Hof twee vragen voor. In de eerste plaats of artikel 6, lid 2, van merkenrichtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling van het bestaan van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling vereist is dat de houder van dat recht het gebruik van het jongere merk door de houder van dat merk kan verbieden. In de tweede plaats, of de merkhouder een nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken heeft en, zo ja, of het relevant is of de merkhouder op grond van dat nog ouder erkende recht het gebruik door de derde van het beweerde “oudere recht” kan verbieden.
het oordeel
Met betrekking tot de eerste vraag overweegt het Hof dat wat de bewoordingen van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten betreft, moet worden vastgesteld dat [...] deze bepaling geenszins bepaalt dat de derde, om hetzelfde recht te kunnen doen gelden jegens de houder van een jonger merk, het gebruik van dit merk moet kunnen verbieden (punt 45). Het Hof overweegt verder dat artikel 6, lid 2, van deze richtlijn slechts voorziet in een beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten als bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn (punt 47). Bovendien moeten “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten slechts gelden voor een bepaalde plaats, wat betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking kunnen hebben op een grondgebied dat even groot is als het grondgebied waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, aangezien dit merk normaliter het gehele grondgebied bestrijkt waarvoor het is ingeschreven (punt 48).
Onder verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten overweegt het Hof dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten heeft willen beperken tot uitsluitend oudere rechten die de houder ervan het recht geven om het gebruik van het jongere merk te verbieden. Een dergelijke voorwaarde zou deze bepaling elk nuttig effect ontnemen, aangezien de voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling zouden worden gelijkgesteld met de voorwaarden voor de toepassing van de andere weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4, lid 4, sub b en c, van deze richtlijn (punt 51). Bijgevolg volstaat het volgens artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, om aan de houder van een jonger merk te kunnen worden tegengeworpen, in beginsel dat het oudere recht dat alleen op een bepaalde plaats geldt, zoals een handelsnaam, door de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economisch verkeer wordt gebruikt (punt 52).
Met betrekking tot de tweede vraag merkt het Hof allereerst op dat Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in beginsel niet de verhouding regelt tussen de verschillende rechten die als ‘oudere rechten’ in de zin van artikel 6, lid 2, van deze richtlijn kunnen worden aangemerkt, maar de verhouding van deze rechten tot merken die door inschrijving zijn verkregen (punt 57). De verhouding tussen de verschillende rechten die als “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kunnen worden gekwalificeerd, wordt in de eerste plaats bepaald door het nationale recht van de betrokken lidstaat. Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, is het dus van belang dat het recht waarop de derde zich beroept, door de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en dat dit recht nog steeds wordt beschermd op het tijdstip waarop het door de merkhouder wordt ingeroepen tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het in strijd zou zijn (punt 62). Het staat aan de verwijzende rechter om te bepalen of een ouder, nog beschermd recht (nog) bestaat naar toepasselijk nationaal recht. Want, zo overweegt het Hof vervolgens, in een situatie waarin een recht waarop een derde zich beroept, niet langer wordt beschermd door het recht van de betrokken lidstaat, kan niet worden geoordeeld dat dit recht een door dit recht erkend ‘ouder recht’ in de zin van artikel 6, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten vormt (punt 64). Dit leidt tot de conclusie dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een ‘ouder recht’ in de zin van deze bepaling aan een derde kan worden verleend in een situatie waarin de houder van het jongere merk een door de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken heeft, voor zover de houder van het merk en van het nog oudere recht krachtens deze wetgeving niet meer op grond van zijn nog oudere recht het gebruik door de derde van zijn jongere recht kan verbieden (punt 65).