de achtergrond van de zaak
In 2010 lanceerde Buongiorno, een Italiaanse dienstverlener, een reclamecampagne voor een betalend abonnement op een multimediaberichtendienst, die onder de naam “Club Blinko” op de markt werd gebracht. Een abonnement op de dienst gaf toegang tot een loterij met (onder andere) een ZARA-cadeaubon. Nadat ze op een banner hadden geklikt om mee te doen aan de trekking, werden de abonnees begroet met een scherm waarop het bekende ZARA-logo in een rechthoek te zien was, wat doet denken aan de esthetiek van cadeaukaarten.
Inditex, de houder van het ZARA-handelsmerk, spande in Spanje een inbreukprocedure aan tegen Buongiorno, waarbij zij aanvoerde dat er sprake was van een inbreuk op het ZARA-handelsmerk met als argumenten verwarringsgevaar en misbruik van en schade aan de reputatie van het ZARA-handelsmerk. Buongiorno ontkende dat inbreuk was gemaakt op de merkrechten van Inditex en voerde aan dat zij zich kon beroepen op “referentieel gebruik”, aangezien zij het ZARA-teken specifiek had gebruikt, niet als merk, maar om te verwijzen naar een van de prijzen die aan de winnaars van de loterij werden aangeboden.
In eerste en tweede aanleg heeft de rechtbank de vordering van Inditex afgewezen. Daarop heeft Inditex beroep ingesteld bij het Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), de verwijzende rechter.
De verwijzende rechter merkt op dat de bepaling betreffende het “gebruik als referentie” in de loop van de procedure herhaaldelijk is ingetrokken en vervangen. De verwijzende rechter merkt in dit verband op dat de bewoordingen van artikel 6, lid 1, van de Eerste Merkenrichtlijn 89/104/EEG niet zijn gewijzigd bij Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en dus het toepasselijke nationale recht waren bij de aanvang van de procedure in 2010. In de loop van de procedure, in 2015, is deze bepaling ingetrokken en vervangen door het huidige artikel 14, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
De verwijzende rechter heeft aangegeven dat artikel 14, lid 1, sub c, van de Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten verwijst naar algemene gedragingen, te weten “het aanduiden van of verwijzen naar waren of diensten als die van de merkhouder”, gevolgd door de uitdrukking “in het bijzonder”, die op haar beurt wordt gevolgd door een verwijzing naar meer specifieke gedragingen, te weten “wanneer het gebruik van het merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven, in het bijzonder als accessoire of onderdeel” (punt 22). Aangezien in artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste Merkenrichtlijn 89/104 enkel de meer specifieke gedragingen voorkwamen, vroeg de verwijzende rechter in wezen of de verwijzing naar “algemene gedragingen” in de Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten iets expliciteert dat impliciet was opgenomen in artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste Merkenrichtlijn 89/104, dan wel of de omvang van het “referentiële” gebruik door de huidige Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is uitgebreid.
het oordeel
Ten eerste stelt het Hof vast dat “de bepaling die ratione temporis van toepassing was ten tijde van de feiten in het hoofdgeding artikel 6, lid 1, sub c, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is, en niet artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste merkenrichtlijn 89/104, aangezien laatstgenoemde bepaling door eerstgenoemde is vervangen”. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat het hoofdgeding plaatsvond in 2010, en Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten toen al in werking was getreden (punt 39).
Het Hof stelt verder dat het, om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, de vraag aldus moet herformuleren dat de verwijzende rechter met deze vraag “in wezen vraagtof artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op elk gebruik van het merk in het economisch verkeer door een derde met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, waren of diensten aan te duiden als die van de merkhouder, of alleen het gebruik van dat merk dat noodzakelijk is om de bestemming aan te geven van een product dat door die derde in de handel wordt gebracht of van een dienst die door die derde wordt aangeboden” (punt 42).
Het Hof herhaalt dat “voor de uitlegging van een bepaling van Unierecht niet alleen rekening moet worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context waarin zij voorkomt en met de doelstellingen en het oogmerk van de handeling waarvan zij deel uitmaakt” (punt 43).
Het Hof oordeelt, op basis van een letterlijke vergelijking van de twee betrokken bepalingen, dat artikel 14, lid 1, sub c, van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in feite artikel 6, lid 1, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten volledig omvatte. Bijgevolg was de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling beperkter dan die van artikel 14, lid 1, sub c, van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aangezien eerstgenoemde bepaling uitsluitend betrekking heeft op het gebruik, in het economisch verkeer, van het merk wanneer dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven (punt 47).
Het HvJEU verwijst naar Gilette (C-228/03) en Portakabin (C-558/08) en herinnert eraan dat deze uitlegging in overeenstemming is met de doelstelling van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, namelijk “de fundamentele belangen van merkbescherming en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de interne markt aldus metelkaar te verzoenendat de merkrechten hun wezenlijke rol in het kader van een onvervalste mededinging kunnen vervullen” (punt 49).
Verder verwijst het HvJEU naar de wetsgeschiedenis en geeft het aan dat uit het voorstel in afwachting van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten blijkt dat artikel 14, lid 1, sub c, tot doel had de reikwijdte van de beperking uit te breiden en niet louter de parameters van artikel 6, lid 1, sub c, Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te verduidelijken of te specificeren (r.o. 54). In het licht hiervan merkt het Hof op dat het aan de nationale rechter is om te bepalen of het gebruik van het ZARA-teken voor de reclamecampagne referentieel gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is.
Het Hof concludeert dat “artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het alleen betrekking heeft op het gebruik van het merk in het economisch verkeer door een derde om waren of diensten aan te duiden of ernaar te verwijzen, overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, als waren of diensten van de merkhouder, wanneer dit gebruik van het merk noodzakelijk is om de bestemming aan te geven van een product dat door deze derde in de handel wordt gebracht of van een dienst die door deze wordt aangeboden” (punt 67).