de achtergrond van de zaak
KP is houdster van het EU-woordmerk Apfelzügle, dat op 19 oktober 2017 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 43. Een “Apfelzügle” is een voertuig dat is ontworpen voor de oogst van appels en bestaat uit meerdere aanhangwagens die door een trekker worden getrokken. Op 26 september 2018 publiceerden TV, een exploitant van een fruitkwekerij, en de gemeente Bodman-Ludwigshafen reclame-informatie over een activiteit waarbij appels zouden worden geoogst en geproefd in het kader van een rit met de Apfelzügle.
Daarop heeft KP bij een regionale rechtbank te München (Duitsland) een vordering wegens inbreuk op het merk Apfelzügle ingesteld, strekkende tot een verbod voor TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen om de term “Apfelzügle” te gebruiken voor de diensten waarop dit merk betrekking heeft. TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen hebben voor deze rechterlijke instantie reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van het bestreden merk ingesteld. Ter terechtzitting voor de arrondissementsrechtbank te München heeft KP haar vordering wegens inbreuk ingetrokken. TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen hebben hun vorderingen ondanks de intrekking voortgezet en de arrondissementsrechtbank heeft het Apfelzügle-merk voor diensten van klasse 41 nietig verklaard.
De gemeente Bodman-Ludwigshafen is tegen dit vonnis in beroep gegaan bij het Oberlandesgericht München, de verwijzende rechter, en heeft verzocht om het litigieuze merk ook nietig te verklaren voor de diensten van de klassen 35 en 43. De verwijzende rechter verklaart dat hij eerst de ontvankelijkheid van de reconventionele vorderingen van verweerders moet beoordelen in het licht van de intrekking door KP. De verwijzende rechter betwijfelt of een rechtbank voor het EU-merk zich over een dergelijke reconventionele vordering mag uitspreken wanneer de inbreukprocedure naar aanleiding waarvan de reconventionele vordering is ingesteld, is ingetrokken. Volgens de verwijzende rechter bestaat de noodzaak om de verweerder in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen niet meer wanneer de rechtbank voor het EU-merk zich ten gevolge van de intrekking niet meer over de inbreukprocedure hoeft uit te spreken.
De verwijzende rechter heeft gevraagd of de artikelen 124, sub a en d, en 128 van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie aldus moeten worden uitgelegd dat de rechtbank voor het EU-merk waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld die is gebaseerd op een EU-merk waarvan de geldigheid wordt betwist door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring, nog steeds bevoegd is om over de geldigheid van dat merk te oordelen, ondanks de intrekking van de hoofdvordering.
het oordeel
Het Hof merkt allereerst op dat, om de prejudiciële vraag te kunnen beantwoorden, de betekenis en reikwijdte van de term 'tegenvordering' moeten worden gedefinieerd. Het Hof overweegt dat “bij gebreke van een definitie van de term ‘reconventionele vordering’ in de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie [...] deze term gewoonlijk aldus wordt begrepen, [...] dat hij verwijst naar een reconventionele vordering die door de verweerder wordt ingesteld in een procedure die door de eiser voor dezelfde rechterlijke instantie tegen hem is ingesteld” (punt 36). De term “reconventionele vordering” moet worden uitgelegd in de zin van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, op een wijze die in overeenstemming is met die regels en de daarop betrekking hebbende rechtspraak. Onder verwijzing naar Kostanjevec (C-185/15) overweegt het Hof “dat een tegenvordering niet onlosmakelijk is verbonden met een louter verweer. Hoewel zij wordt ingesteld in een procedure die is ingeleid door middel van een ander rechtsmiddel, is zij een afzonderlijke en zelfstandige vordering waarvan de procedurele behandeling losstaat van de hoofdvordering en die dus kan worden voortgezet, zelfs indien de vordering van de hoofdvordering wordt afgewezen” (punt 38). Het Hof concludeert vervolgens “dat het begrip ‘reconventionele vordering’ in de zin van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie moet worden begrepen als een rechtsmiddel dat weliswaar afhankelijk blijft van het instellen van een vordering wegens inbreuk en dat bijgevolg met deze vordering is verbonden. Een dergelijk rechtsmiddel is echter bedoeld om het voorwerp van het geschil uit te breiden en erkenning te verkrijgen van een vordering die losstaat van de hoofdvordering, onder meer om het betrokken merk nietig te laten verklaren” (punt 39). De tegenvordering staat dus los van de hoofdvordering en blijft bestaan in geval van intrekking van de hoofdvordering.
Het HvJ overweegt verder dat de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid over de inschrijving van EU-merken en de oppositie tegen deze inschrijving voorbehoudt aan het EUIPO. Dat geldt echter niet voor de geldigheid van die merken. Het HvJEU merkt onder verwijzing naar Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10) op dat “hoewel Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie in de regel kiest voor een gecentraliseerde behandeling van vorderingen tot nietigverklaring of vervallenverklaring door het EUIPO, wordt die regel niettemin afgezwakt en wordt de bevoegdheid om een EU-merk nietig te verklaren of vervallen te verklaren overeenkomstig de artikelen 63 en 124 van die verordening verdeeld tussen de rechtbanken voor EU-merken die de lidstaten overeenkomstig artikel 123, lid 1, van die verordening aanwijzen, en het EUIPO” (punt 42).
Tegen deze achtergrond merkt het Hof op dat de reikwijdte van de bevoegdheid die de wetgever aan de rechtbanken voor het EU-merk heeft willen verlenen, in feite zou worden miskend indien de houder van een EU-merk, door een vordering wegens inbreuk in te trekken, een rechtbank voor het EU-merk de mogelijkheid zou kunnen ontnemen om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring die in het kader van die vordering is ingesteld. Het Hof overweegt dat “uit de algemene opzet van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie blijkt dat een dergelijke vordering blijft bestaan in geval van intrekking van de hoofdvordering” (punt 52).
Daarnaast merkt het HvJEU op dat het in strijd met het beginsel van proces economie zou zijn om “de partij die een tegenvordering heeft ingesteld te verplichten om in geval van intrekking door de hoofdvordering een procedure bij het EUIPO in te leiden om ervoor te zorgen dat zij zich in de toekomst niet meer tegen de hoofdvordering hoeft te verdedigen” (r.o. 56). Indien een rechtbank voor een EU-merk zich niet meer zou kunnen uitspreken over een reconventionele vordering tot nietigverklaring wanneer de hoofdvordering wordt ingetrokken, zou de houder van een EU-merk “door zich terug te trekken uit een inbreukprocedure die hij zelf heeft ingeleid, een EU-merk dat kan worden ingeschreven te kwader trouw kunnen blijven gebruiken, in voorkomend geval in strijd met de in artikel 7, lid 1, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie bedoelde absolute weigeringsgronden. Een dergelijke situatie zou de doeltreffende verwezenlijking van de door die verordening nagestreefde doelstellingen ondermijnen” (punt 57).
Het Hof besluit het arrest met de volgende overweging: “In het licht van alle voorgaande overwegingen luidt het antwoord op de gestelde vraag dat de artikelen 124, sub a en d, en 128 van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie aldus moeten worden uitgelegd dat een rechtbank voor het EU-merk waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld die is gebaseerd op een EU-merk waarvan de geldigheid wordt betwist door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring, nog steeds bevoegd is om over de geldigheid van dat merk te oordelen, ondanks de intrekking van de hoofdvordering” (punt 58).