De achtergrond van de zaak
Meer dan tien jaar geleden diende Groupe Léa Nature een aanvraag in tot inschrijving van een EU-beeldmerk dat het woordelement “SOBioetic” bevatte voor onder meer “bleekmiddelen en andere wasmiddelen” en een reeks cosmetische en huidverzorgingsproducten. Tegen de inschrijving werd door Debonair oppositie ingesteld op grond van haar EU- en nationale woordmerk “SO...?” voor “parfum, eau de toilette, parfums, bodylotion, bodyspray en lipsticks”.
De oppositieafdeling wees de oppositie af, maar deze beslissing werd vernietigd door de eerste kamer van beroep, waarna het Gerecht echter de beslissing van de kamer van beroep vernietigde en het Hof op zijn beurt deze beslissing vernietigde bij arrest van 27 oktober 2016 (C-537/14 P) en de zaak terugverwees naar het Gerecht, dat vervolgens de oppositie toewijst. Kort gezegd oordeelde het Gerecht dat de waren gedeeltelijk dezelfde of soortgelijk waren en dat de overeenstemming tussen de conflicterende tekens zodanig was dat er verwarringsgevaar bestond met betrekking tot deze dezelfde en soortgelijke waren. Met betrekking tot de “bleekmiddelen en andere wasmiddelen”, die niet soortgelijk werden geacht aan de waren waarop het oudere merk betrekking had, oordeelde het Gerecht dat er gevaar bestond dat de verkoop ervan afbreuk zou doen aan de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien de negatieve band met gezondheidsrisico's van sommige bleek- en schoonmaakmiddelen de reputatie van het oudere cosmeticamerk kan schaden.
Voor het Hof heeft Groupe Léa Nature alle mogelijke argumenten aangevoerd, gaande van een onjuiste beoordeling van het relevante publiek, de overeenstemming van de tekens, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en het verwarringsgevaar, tot het niet toepassen van de criteria die nodig zijn om de bekendheid van het oudere merk te beoordelen en na te gaan of het publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken, alsook het ontbreken van motivering voor de vaststelling dat er gevaar bestaat voor afbreuk aan de reputatie van het oudere merk.
Het oordeel
Het Hof verwerpt de hogere voorziening in haar geheel, voor een groot deel omdat de argumenten ter ondersteuning van de hogere voorziening voor het eerst voor het Hof waren aangevoerd, op een onjuiste lezing van het arrest berustten, betrekking hadden op beoordelingen van de feiten en het bewijs die niet door het Hof worden getoetst, of tevergeefs een motiveringsgebrek aanvoerden.
Wat de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens betreft, oordeelt het Hof dat het Gerecht niet hoefde na te gaan of het woordelement “SO”, dat de tekens gemeen hebben, het dominerende bestanddeel van deze tekens was om tot de conclusie te komen dat zij overeenstemden. Onder verwijzing naar Medion (C-120/04) herinnert het Hof eraan dat “aan de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat, niet de voorwaarde [kan] worden verbonden dat de totaalindruk die door het samengestelde teken wordt opgeroepen, wordt gedomineerd door het deel ervan dat door het oudere merk wordt vertegenwoordigd” (punt 47). De vaststelling van het Gerecht dat de bestanddelen “so” en “bio” van gelijk belang waren voor de totaalindruk van het teken, belette het Gerecht dus niet om te concluderen dat er verwarringsgevaar bestond. Het Hof oordeelt dat dit ook geldt op grond van artikel 8, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien het begrip overeenstemming in artikel 8, lid 5, niet verschilt van het begrip overeenstemming in artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening. Wanneer twee tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, zijn zij dus ook overeenstemmend in de zin van artikel 8, lid 5 (punten 79-81).
Wat de andere beoordelingscriteria van artikel 8, lid 5, betreft, is het Hof van oordeel dat het Gerecht terecht een globale beoordeling van alle relevante factoren heeft verricht om te beoordelen of het aangevraagde merk ongerechtvaardigd afbreuk zou doen aan het positieve imago van het oudere merk, en voldoende heeft gemotiveerd waarom het tot de conclusie is gekomen “dat, gelet op de conflicterende aard van de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, kan worden aangenomen dat er een ‘gevaar voor aantasting’ van het imago van het oudere merk bestaat”, aangezien “het relevante publiek een negatief verband kan leggen met het oudere merk, dat bekend staat om zijn cosmetische producten, en met de gezondheidsrisico's van bepaalde bleek- en schoonmaakmiddelen” (punt 87).