De achtergrond van de zaak
Audi is houdster van EU-merken voor haar logo met vier ringen. GQ houdt zich bezig met de verkoop van reserveonderdelen voor motorvoertuigen. Als onderdeel van zijn bedrijf handelde GQ in roosters die zijn aangepast en ontworpen voor oudere modellen van motorvoertuigen van het merk Audi, en bood hij deze roosters te koop aan. De roosters bevatten een element dat is ontworpen voor de bevestiging van het Audi-embleem (dat wil zeggen een open ruimte die is bedoeld om het embleem met vier ringen te “herbergen”. Audi spande daarop in Polen een proces aan om GQ het gebruik van deze roosters te verbieden.
De verwijzende rechter, de Sąd Okręgowy w Warszawie (regionale rechtbank Warschau), stelt de vraag aan de orde of, bij gebreke van een bepaling in de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie die gelijkwaardig is aan de “reparatie”-clausule in artikel 110, lid 1, van de GemeenschapsmodellenverordeningVerordening [EG] nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, het gebruik van genoemde roosters buiten de beschermingsomvang van artikel 9, lid 2, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie valt en of dergelijke roosters moeten worden beschouwd als referentieel gebruik in de zin van artikel 14, lid 1, sub c, van laatstgenoemde verordening.
Het oordeel
Ten eerste merkt het Hof op dat de EU-wetgever in Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie niet heeft voorzien in een zogenoemde 'reparatieclausule' (r.o. 26). Ten tweede stelt het Hof vast dat de radiatorroosters niet afkomstig zijn van de merkhouder Audi en zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht (r.o. 37). Voorts is het teken aangebracht op of verwerkt in die radiatorroosters met het oog op het in de handel brengen ervan, wat neerkomt op gebruik dat niet voldoet aan artikel 9, lid 3, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie (punt 39).
In casu zorgt de plaatsing van het embleem op het radiatorrooster ervoor dat een teken dat identiek is aan of overeenstemt met het Audi-merk zichtbaar is voor potentiële kopers die hun motorvoertuigen willen laten repareren. Hierdoor wordt een materieel verband gelegd tussen het ingevoerde, geadverteerde en verkochte onderdeel en de houder van het merk Audi (punt 41). Het Hof overweegt dat een dergelijk gebruik inbreuk kan maken op de functies van het merk, meer in het bijzonder het waarborgen van de kwaliteit van die waren en die van communicatie, investering en reclame (r.o. 41 en 42), en concludeert dat het dus merkinbreuk kan opleveren in de zin van artikel 9, lid 2, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie.
Wat vervolgens het referentieel gebruik in de zin van artikel 14, lid 1, sub c, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie betreft, stelt het Hof vast dat het litigieuze teken wordt gebruikt om een product van Audi zo getrouw mogelijk weer te geven, en niet om waren of diensten aan te duiden of ernaar te verwijzen als zijnde die van Audi. Bijgevolg valt een dergelijk gebruik van dat merk niet onder artikel 14, lid 1, sub c, van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie (punt 58). Zij is van oordeel dat “het in die omstandigheden irrelevant is of er al dan niet een technische mogelijkheid bestaat om het embleem dat het merk van de motorvoertuigfabrikant weergeeft, aan het radiatorrooster te bevestigen zonder dat de vorm van het voor die bevestiging ontworpen element van het radiatorrooster een teken vormt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk” (punt 59).