De achtergrond van de zaak
MK Advokaten en MBK Rechtsanwälte zijn beide in Duitsland gevestigde advocatenkantoren. MBK Rechtsanwälte is houdster van het Duitse merk “MBK Rechtsanwälte” voor juridische diensten. MK Advokaten heeft de benamingen “mbk rechtsanwälte” en “mbk advokaten” in het economisch verkeer gebruikt. MBK Rechtsanwälte beschouwt dit als een inbreuk op haar merk.
Het Landgericht Düsseldorf verbood het gebruik van het teken “mbk” op straffe van een geldboete. Na de uitspraak voerde MBK Rechtsanwälte aan dat verwijzingen op internet naar 'mbk lawyers' - afkomstig van MK Advokaten - nog steeds bestonden. Ter verdediging voerde MK Advokaten aan dat de verhoogde vermeldingen afkomstig waren uit een lokale telefoongids waarin MK Advokaten werd genoemd. Het Landgericht legde MK Advokaten uiteindelijk een boete op: het moest niet alleen de verwijzingen verwijderen die het zelf had geregeld, maar ook alle andere latere verwijzingen die MK Advokaten financieel voordeel konden opleveren. De beslissing leidde tot hoger beroep van MK Advokaten bij het Oberlandesgericht Düsseldorf .
In hoger beroep erkent het Oberlandesgericht Düsseldorf dat uit vaste rechtspraak volgt dat wanneer een gedaagde inbreuk maakt op andermans merk door op internet te adverteren, hij niet alleen verplicht is om de door hemzelf aangebrachte verwijzingen te wissen, maar dat hij op zijn minst een serieuze poging moet doen om latere verwijzingen te wissen. Het Oberlandesgericht achtte het echter ook onduidelijk of deze benadering in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof, met name gelet op het arrest C-179/15 (Daimler).
Onder die omstandigheden legde het Oberlandesgericht een vraag voor aan het HvJEU, waarin het vroeg of de verwijzing van een derde op een website in een vermelding die een teken bevat dat gelijk is aan een merk, valt onder het “gebruik” van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, indien de vermelding daar niet door de derde zelf is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een andere vermelding die de derde in strijd met het merk had geplaatst (punt 17).
Het oordeel
Het Hof herhaalt allereerst dat het aanbieden van waren en diensten onder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een ander, en het adverteren voor deze waren of diensten onder dat teken, ‘gebruik’ van dat teken vormt met een verwijzing naar C-236/08 en C-238/08 (Google France en Google). Verder verwijst het Hof naar het Interflora-arrest (C-323/09), waarin het Hof oordeelde dat van een dergelijk “gebruik” van een teken sprake is wanneer dat teken wordt gebruikt als trefwoord in een online zoekmachineadvertentiedienst. Bovendien is het geen vereiste dat het teken ook in de advertentie zelf voorkomt (r.o. 20).
Vervolgens herinnert het Hof aan wat in het Daimler-arrest (C-179/15) werd geoordeeld: in wezen bevestigde het Hof dat artikel 5, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegd dat een persoon niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de zelfstandige handelingen van andere marktdeelnemers, die “op eigen initiatief en in eigen naam” verwijzen. Daarom impliceert “gebruiken” actief gedrag en directe of indirecte zeggenschap. De enkele reden dat dit gebruik de persoon financieel voordeel zou kunnen opleveren, is niet van belang.
Daarom oordeelt het Hof dat wanneer er geen directe of indirecte relatie is, er geen sprake is van “gebruik” zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten door MK Advokaten zelf.
Het Hof herinnert er in lijn met de eerdere rechtspraak van het Hof aan dat in een dergelijk geval deze website-exploitanten tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een merk van een ander, gebruiken in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn (C-567/18 (Coty Germany)).
In het licht van het voorgaande concludeert het Hof dat artikel 5, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegd “dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites." (punt 31).