de achtergrond van de zaak
Heitec is houdster van het EU-woordmerk HEITEC. Heitech Promotion is houdster van een jonger Duits en EU-beeldmerk dat het woordelement HEITECH bevat. Heitec werd zich bewust van het gebruik van het jongere merk op 29 november 2004. Op 22 april 2009 stuurde Heitec een waarschuwingsbrief, waarop Heitech Promotion op 6 mei 2009 antwoordde en een co-existentieovereenkomst voorstelde. Op 31 december 2012 diende Heitec een verzoekschrift in bij een Duitse rechtbank. Wegens verschillende procedurekwesties aan de zijde van Heitec is de betekening van deze procedure op 23 mei 2014 geschied. Met deze vordering vorderde Heitec ook nevenvorderingen tot informatie en schadevergoeding.
In hoger beroep heeft het Bundesgerichtshof (Hof van Justitie, Duitsland) het HvJEU vier vragen voorgelegd met betrekking tot de draagwijdte van gedogen als bedoeld in artikel 9 van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. In wezen vroeg zij of het verzenden van een waarschuwingsbrief voldoende is om de gedoogperiode van vijf jaar te onderbreken (vragen 1 en 2) en of het instellen van de vordering voor de rechter of de ontvangst van de vordering door de verweerder doorslaggevend is voor de berekening van de gedoogperiode van vijf jaar (vraag 3). Tot slot werd gevraagd of het tijdsverloop van de gedoogperiode ook betrekking heeft op accessoire vorderingen op grond van het merkenrecht (vraag 4).
het oordeel
Het Hof benadrukt, onder verwijzing naar overweging 12 van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dat de regel inzake verjaring door gedogen bedoeld is om “de rechtszekerheid te waarborgen” (punt 48). Het recht om nietigverklaring van of verzet tegen het gebruik van een te goeder trouw aangevraagd jonger merk te vorderen, verjaart derhalve wanneer de houder van een ouder merk nalaat “een handeling te verrichten waaruit duidelijk blijkt dat hij zich tegen dat gebruik wenst te verzetten en de gestelde inbreuk op zijn rechten wenst ongedaan te maken” (punt 50).
Bij de toepassing van dit criterium bespreekt het Hof vier scenario's: Ten eerste herhaalt het zijn bevinding in zaak C-482/09 (Budějovický Budvar) dat “het instellen van een administratieve of gerechtelijke vordering vóór het verstrijken van die termijn in elk geval een einde maakt aan de berusting en dus aan de verjaring” (punt 52). Ten tweede is het Hof van oordeel dat een waarschuwingsbrief de verjaring als gevolg van gedogen kan stuiten, “mits de houder van het oudere merk na het onbevredigende antwoord op die waarschuwingsbrief verzet blijft aantekenen tegen het gebruik van het jongere merk en de maatregelen neemt die hem ter beschikking staan om zijn rechten te doen gelden” (punt 54). Ten derde, indien de houder van een ouder merk onder dergelijke omstandigheden “nietbinnen een redelijke termijn zijn inspanningen voortzet om deze situatie te verhelpen, in voorkomend geval door een administratieve of gerechtelijke procedure in te leiden, moet daaruit worden afgeleid dat deze houder heeft nagelaten de maatregelen te nemen die hem ter beschikking stonden om een einde te maken aan de gestelde inbreuk op zijn rechten” (punt 54). Het Hof concludeert dat het louter sturen van een waarschuwingsbrief om de vijf jaar onvoldoende is om de verjaring te stuiten (r.o. 56).
Met betrekking tot de derde vraag herhaalt het Hof dat “het instellen van een administratieve of gerechtelijke actie vóór het verstrijken van die termijn een einde maakt aan de berusting en dus aan de verjaring” (punt 59) en merkt het verder op dat “de indiening van het verzoekschrift tot inleiding van de procedure normaliter de oprechte en ondubbelzinnige wil van de verzoeker weerspiegelt om zijn rechten te doen gelden” (punt 62). Het Hof vervolgt echter dat indien de verzoeker niet voldoet aan de formele vereisten van de nationale wetgeving voor betekening of kennisgeving aan de verweerder, en deze tekortkomingen niet tijdig worden hersteld overeenkomstig deze nationale wetgeving, de actie de verjaring niet stuit (punt 63).
Tot slot concludeert het Hof dat het verstrijken van de verjaringstermijn ook gevolgen heeft voor neven- of aanverwante vorderingen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, het verstrekken van informatie en het vernietigen van goederen. Het Hof overweegt dat indien deze vorderingen nog steeds zouden zijn toegestaan, dit “ afbreuk zou doen aan het doel van de regeling inzake verjaring door gedogen, namelijk de houder van het jongere merk na afloop van deze termijn de zekerheid te geven dat het gebruik van dit merk niet meer kan worden aangevochten, ongeacht de rechtsmiddelen, door degene die het gebruik bewust heeft gedoogd gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar”. (punt 72).