de achtergrond van de zaak
De Universiteit van Heidelberg stelde een vordering tot staking in tegen NovaText wegens inbreuk op haar EU-merken en diende daaropvolgende vorderingen in op grond van het merkenrecht. De bodemprocedure werd afgesloten toen de partijen een gerechtelijke schikking bereikten. Tijdens de daaropvolgende belasting van de kostenprocedure vorderde de Universiteit van Heidelberg kosten in verband met de bijstand van een octrooigemachtigde, hoewel de correspondentie tussen andere advocaten had plaatsgevonden. NovaText maakte bezwaar tegen deze kosten met het argument dat de bijstand van de octrooigemachtigde niet “noodzakelijkwasvoor het verkrijgen van het gevraagde rechtsmiddel” ofeen “toegevoegde waarde” had voor het geschil zoals voorgeschreven door het Duitse systeem van civiele procesvoering (punt 14).
Het Landgericht Mannheim en het Oberlandesgericht Karlsruhe veroordeelden NovaText niettemin in de proceskosten van de Universiteit van Heidelberg en stelden de waarde van het geschil vast op EUR 10.528, inclusief het honorarium van de octrooigemachtigde. Het Oberlandesgericht oordeelde dat paragraaf 140(3) van het Markengesetz een rechtsgrondslag bood voor het toewijzen van de octrooigemachtigdenkosten, welke nationale wetgeving in de weg stond aan een bewering dat de kosten van de octrooigemachtigde “noodzakelijk” of “waardevol” waren voor de procedure.
De verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof (het Duitse federale Hof van Justitie), die betwijfelde of § 140, lid 3, Markengesetz verenigbaar is met artikel 3, lid 1, en artikel 14 van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, vroeg het Hof of de respectieve artikelen van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus moesten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling die de rechters niet toestaat naar behoren rekening te houden met de specifieke kenmerken van die zaak om te beoordelen of de door de winnende partij gemaakte gerechtskosten redelijk en evenredig zijn.
het oordeel
Het HvJEU herhaalt dat artikel 14 van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten “het beginsel [bevat] dat redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die door de in het gelijk gestelde partij zijn gemaakt, in de regel door de in het ongelijk gestelde partij moeten worden gedragen” (punt 36) teneinde “een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom te waarborgen, hetgeen het specifieke doel is van deze bepaling, die tracht te voorkomen dat de benadeelde partij ervan wordt weerhouden een rechtsvordering in te stellen ter bescherming van haar intellectuele-eigendomsrechten” (punt 38). Het Hof oordeelt ook dat artikel 14 van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten de (volledige) vergoeding van gerechtskosten kan weigeren “indien de billijkheid zich ertegen verzet dat aan de in het ongelijk gestelde partij de vergoeding van de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte kosten wordt opgelegd, zelfs indien deze redelijk en evenredig zijn” (punt 39). Artikel 14 van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten bepaalt voorts “dat de te dragen proceskosten en andere uitgaven ‘evenredig’ moeten zijn” (punt 47). In lijn met United Video Properties t Telenet (C-57/15) oordeelt het HvJEU dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten niet “onnodig kostbaar” is (punt 45).
Het Hof concludeert dan ook dat “uit deze rechtspraak niet kan worden afgeleid dat de lidstaten bij de uitoefening van deze beoordelingsbevoegdheid zo ver mogen gaan dat zij een categorie gerechtskosten of andere uitgaven in mindering brengen op een rechterlijke toetsing van de redelijkheid en evenredigheid ervan” (punt 51), aangezien dit “in bepaalde gevallen, kan leiden tot een schending van de algemene verplichting van artikel 3, lid 1, van [de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten], op grond waarvan met name de door de lidstaten ingevoerde procedures niet nodeloos kostbaar mogen zijn” (punt 51) en ‘de weg kan openen voor misbruik van een dergelijke bepaling in strijd met de algemene verplichting van artikel 3, lid 2, van [de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten]’ (punt 54).
In het licht van voorgaande overwegingen luidt het antwoord van het HvJEU op de prejudiciële vraag dat “de artikelen 3 en 14 [van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten] aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling of uitlegging daarvan die de rechter bij wie een vordering op grond van deze richtlijn aanhangig is gemaakt, niet toestaat om in elke bij hem aanhangige zaak naar behoren rekening te houden met de specifieke kenmerken ervan bij de beoordeling of de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte proceskosten redelijk en evenredig zijn”.