De achtergrond van de zaak

Oy Hartwall, een Finse, heeft een aanvraag ingediend voor een nationaal merk bestaande uit een beeldelement in de vorm van een blauw en grijs lint voor mineraalwater van klasse 32. In de inschrijvingsaanvraag gaf Hartwall aan dat het merk moest worden beschouwd als een kleurmerk en nam zij de internationale kleurcodes voor de kleuren blauw en grijs op als onderdeel van haar aanvraag.

Na ontvangst van een voorlopige beslissing van het Finse bureau voor intellectuele eigendom, het Patentti- ja rekisterihallitus, verduidelijkte Hartwall dat ze een aanvraag indiende voor de registratie van een beeldmerk, en niet van een kleurmerk. Het bureau voor intellectuele eigendom onderzocht de aanvraag echter als een kleurmerk en wees deze vervolgens af, omdat Hartwall niet kon aantonen dat het kleurmerk onderscheidend vermogen had verkregen door langdurig en significant gebruik.

Hartwall ging tegen de beslissing in beroep tot aan de Korkein hallinto-oikeus (hoogste administratieve rechtbank, Finland), die prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, met de vraag of de classificatie van een teken als kleurmerk of beeldmerk van belang is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen, en zo ja, of een merk dat wordt voorgesteld als een tekening kan worden ingeschreven als kleurmerk.

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat de classificatie van een teken door de aanvrager als kleurmerk of beeldmerk wel degelijk een relevante factor is om te bepalen of dat teken onderscheidend vermogen heeft.

Hoewel het Hof erkent dat “bij de beoordeling of kleurmerken onderscheidend vermogen hebben, dezelfde criteria gelden als die welke gelden voor de andere merkencategorieën”, merkt het Hof op dat uit de rechtspraak van het Hof ook blijkt “dat de perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als van een woord‑ of beeldmerk.” (punten 28 en 29). Onder verwijzing naar Libertel (C-104/01) herinnert het Hof eraan dat, terwijl het publiek gewoon is woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de commerciële herkomst van de waar aanduiden, een kleur op zich normaliter niet inherent geschikt is om de waren van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Bijgevolg is “in het geval van een kleur op zich onderscheidend vermogen zonder voorafgaand gebruik ondenkbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden” en is over het algemeen bewijs van verworven onderscheidend vermogen vereist.

Het Hof benadrukt echter dat dit de bevoegde merkenautoriteiten niet ontslaat van de verplichting om het onderscheidend vermogen te onderzoeken “aan de hand van de concreet onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Aldus zou het in strijd zijn met een dergelijk onderzoek indien die autoriteiten enkel onderscheidend vermogen kunnen toekennen aan een kleur als zodanig of aan een kleurencombinatie op grond van het gebruik van een dergelijk kleurteken voor de geclaimde waren of diensten.” (punt 32). Met andere woorden, het feit dat een kleur op zich of een kleurencombinatie niet is gebruikt met betrekking tot de geclaimde waren of diensten, volstaat op zich niet om te concluderen dat het teken onderscheidend vermogen mist en ontslaat de bevoegde autoriteiten niet van hun verplichting om te beoordelen of het teken intrinsiek onderscheidend vermogen heeft (hoewel dit laatste slechts in uitzonderlijke omstandigheden denkbaar is).

Het Hof oordeelt dat de classificatie van een teken als kleurmerk of beeldmerk bovendien relevant is om het voorwerp van de aanvraag en de omvang van de gevraagde bescherming te bepalen met het oog op de toepassing van artikel 2 van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (punt 25). Onder verwijzing naar Heidelberger Bauchemie (C-49/02) herinnert het Hof eraan dat wanneer blijkt dat het voorwerp bestaat uit een kleurencombinatie die abstract en zonder contouren is aangeduid, de grafische voorstelling van deze kleuren systematisch moet worden gerangschikt door ze op een vooraf bepaalde en eenvormige wijze met elkaar te associëren (punt 33).

In het licht van deze overwegingen antwoordt het Hof van Justitie op de eerste vraag dat “dat de door de aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als „kleurmerk” of „beeldmerk” een van de relevante elementen vormt voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van deze richtlijn en of, in voorkomend geval, dit teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn, maar dat deze kwalificatie de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet ontheft van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, hetgeen betekent dat die autoriteit de inschrijving van een teken als merk niet kan weigeren op de loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten” (punt 35).

Met betrekking tot de tweede vraag herinnert het Hof eraan dat de mondelinge beschrijving van een teken dient ter verduidelijking van het voorwerp en de omvang van de gevraagde bescherming. Een tegenstrijdigheid tussen deze beschrijving en de grafische voorstelling van het teken kan er dus toe leiden dat het onmogelijk wordt om dit voorwerp en deze draagwijdte duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. In dat geval moet de bevoegde autoriteit de inschrijving weigeren. Toegepast op het onderhavige geval oordeelt het Hof dat de aanvraag inderdaad een inconsistentie vertoont waardoor deze onduidelijk en onnauwkeurig is, aangezien het teken wordt voorgesteld door een kleurentekening met afgebakende contouren, terwijl de door de aanvrager opgegeven classificatie die van een kleurencombinatie zonder contouren is.