De achtergrond van de zaak

Deze zaak betreft een EU-beeldmerk, eigendom van de Spaanse onderneming Munich, bestaande uit de grafische voorstelling van een schoen met twee elkaar kruisende strepen voor “sportschoeisel” van klasse 25. In de aanvraag tot inschrijving van het merk werd de omtrek van de schoen weergegeven met een stippellijn om aan te geven dat alleen bescherming werd gevraagd voor de kruisende strepen en hun positie op een schoen en geen betrekking had op de vorm van de schoen. De aanvraag bevatte echter geen beschrijving van de elementen waarvoor bescherming werd geclaimd.

In een inbreukprocedure voor het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) tegen de Duitse vennootschap Deichmann stelde deze laatste een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van het merk in op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, stellende dat het merk niet normaal was gebruikt gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de reconventionele vordering. Het Landgericht Düsseldorf schorste daarop de inbreukprocedure op grond van artikel 100, lid 7, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zodat Deichmann een vordering tot vervallenverklaring bij het EUIPO kon indienen.

De nietigheidsafdeling van het EUIPO wees de vordering tot vervallenverklaring toe, maar die beslissing werd vernietigd door de vierde kamer van beroep. Voor het Gerecht stelde Deichmann zich op het standpunt dat het merk niet was gebruikt in de vorm waarin het was ingeschreven, met het argument dat het voorwerp van het merk niet alleen bestond uit de kruisende strepen en hun positie op een schoen, maar ook betrekking had op de vorm van de schoen die in de inschrijving was weergegeven. Ter onderbouwing stelde Deichmann dat het merk was ingeschreven als beeldmerk en geen omschrijving bevatte waaruit bleek dat het om een “positiemerk” ging. Het Gerecht heeft de hogere voorziening echter verworpen op grond dat de kwalificatie van het merk als beeldmerk of als positiemerk irrelevant was en dat uit de grafische voorstelling van het merk rechtstreeks kon worden afgeleid dat de omtrek van de schoen enkel is weergegeven om de positie van de kruisende strepen op een schoen aan te geven. Deichmann ging tegen deze beslissing in beroep bij het Hof van Justitie.

Het oordeel

Het Hof is het met het Gerecht eens dat “positiemerken aanleunen bij beeldmerken en driedimensionale merken aangezien daarbij beeld‑ of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht, en dat de vraag of een „positiemerk” een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk irrelevant is” (punt 42).

Voor de bepaling van het voorwerp van de merkinschrijving verwijst het Hof naar Sieckmann (C-273/00), volgens welke “de grafische voorstelling van een merk duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn” (punt 44). Het Hof is van oordeel dat uit de feitelijke beoordeling van het Gerecht volgt dat het van oordeel was dat het merk aan deze voorwaarden voldeed, door te oordelen dat “met voldoende nauwkeurigheid rechtstreeks uit de grafische voorstelling van het betrokken merk kan worden afgeleid dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op een kruis dat bestond uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen.” (punt 46). Aangezien de grafische voorstelling reeds voldoende duidelijk was om het voorwerp van het merk te bepalen, is het feit dat de inschrijving geen aanvullende beschrijving of disclaimer bevat, irrelevant. “Weliswaar is het juist dat onderbroken lijnen bij de inschrijving van een merk dikwijls samengaan met een beschrijving of een verklaring van afstand teneinde de omvang van de gevraagde bescherming af te bakenen, maar dat neemt niet weg dat dergelijke verklaringen noch volgens de ratione temporis toepasselijke wetgeving noch volgens de rechtspraak vereist zijn. Voor zover rekwirante bovendien aanvoert dat een positiemerk volgens de richtsnoeren van het EUIPO uitdrukkelijk als zodanig moet zijn beschreven, moet eraan worden herinnerd dat deze richtsnoeren geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen” (punt 49).