De achtergrond van de zaak
In 2014 kocht Coty, een par fumdistributeur en licentiehouder van het merk DAVIDOFF, een flesje 'Davidoff Hot Water' dat op Amazon te koop werd aangeboden door een derde-verkoper. De derde-verkoper ondertekende vervolgens een 'cease-and-desist'-verklaring, nadat Coty had aangevoerd dat de betreffende waren niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EU in de handel waren gebracht, zodat de merkrechten niet waren uitgeput. Van mening dat Amazon zelf ook inbreuk had gemaakt op het merk DAVIDOFF door deze goederen op te slaan, begon Coty vervolgens een rechtszaak tegen Amazon.
In hoger beroep oordeelde het Bundesgerichtshof (federale rechtbank, Duitsland) dat Amazon de goederen had opgeslagen, maar namens een derde, zonder zelf kennis te hebben van een inbreuk en zonder het doel na te streven de goederen zelf aan te bieden of op de markt te brengen. Het Bundesgerichtshof stelde een prejudiciële vraag aan het HvJEU, waarin het vroeg of artikel 9, lid 3, onder b), van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie en daarmee overeenstemmende artikelen als zodanig moet worden uitgelegd, dat Amazon onder deze omstandigheden inbreuk had gemaakt op het merk DAVIDOFF.
Het oordeel
Het Hof herhaalt eerst verschillende van zijn eerdere bevindingen met betrekking tot de vraag wanneer een derde moet worden geacht een merk te hebben “gebruikt” in de zin van artikel 9, lid 3, onder b), van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie en daarmee overeenstemmende artikelen. Het verwijst met name naar zijn eerdere bevindingen dat “de uitdrukking ‘het gebruik’ in de gangbare betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat” (punt 37) en dat ‘gebruik’ “op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt” (punt 39).
Bovendien herhaalt het Hof zijn eerdere bevindingen in de zaak L'Oréal/EBay (C-324/09) dat, wat de exploitatie van een e-commerce platform betreft, het gebruik van tekens in op een online marktplaats getoonde verkoopaanbiedingen wordt gemaakt door de verkopers die klanten zijn van de beheerder van die marktplaats en niet door die beheerder zelf (punt 41).
Het Hof verwijst vervolgens naar de bewoordingen van artikel 9, lid 3, onder b), van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie en daarmee overeenstemmende artikelen, door te overwegen dat “deze bepaling specifiek doelt op het aanbieden van waren, het in de handel brengen ervan, het „daartoe” in voorraad hebben ervan of het verrichten van diensten onder dit teken” (punt 44). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat “Opdat de opslag van waren die zijn voorzien van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens kan worden gekwalificeerd als „gebruik” van die tekens, is het bijgevolg noodzakelijk, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, dat de marktdeelnemer die de opslag verricht zelf het in die bepalingen bedoelde voornemen heeft, namelijk om de waren aan te bieden of in de handel te brengen.” (punt 45).
Toegepast op de onderhavige zaak, concludeert het Hof dat Amazon het teken niet gebruikt in hun eigen commerciële communicatie (punt 48).