De achtergrond van de zaak
Primart heeft een aanvraag voor een EU-beeldmerk ingediend voor - kort gezegd - natuurlijke zoetstoffen, bakpreparaten en crackers van klasse 30. De Spaanse vennootschap Bolton Cile España heeft oppositie ingesteld op basis van het Spaanse merk PRIMA voor dezelfde waren van klasse 30. De aangevoerde grond was gebaseerd op artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Na de afwijzing van de oppositie heeft Bolton Cile España beroep ingesteld bij het EUIPO. De vierde kamer van beroep vernietigde de beslissing van de oppositieafdeling, waardoor het merk werd geweigerd. Onder meer door te stellen dat “de Spaanse consument het woord ‘prima’ zal begrijpen als „nicht” of „bonus”, en niet als een woord dat erop wijst dat iets excellent is, zoals in andere talen van de Europese Unie het geval is.” (punt 17).
Primart heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de bestreden beslissing ingesteld wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, maar het Gerecht heeft het beroep verworpen. In het bijzonder omdat het argument van Primart betreffende het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk moet worden verklaard op grond van artikel 76, lid 1, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. In deze zaak betoogt Primart dat het Gerecht artikel 76, lid 1, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk heeft geschonden “door haar argumenten betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd.” (punt 37).
Het oordeel
Het Hof oordeelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het argument van Primart “betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht waren aangevoerd.” (punt 47).
In de onderhavige zaak betwist Primart niet de vaststelling van het Gerecht dat zij het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk niet heeft aangevoerd, maar stelt zij dat dit een punt was dat de kamer van beroep hoe dan ook diende te onderzoeken.
Het Hof bevestigt primair dat de aan het Gerecht voorgelegde vragen afhangen van het voorwerp van de procedure voor de kamer van beroep. Het Hof stelt dat het juist is dat “het onderzoek van het EUIPO beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, zodat de kamer van beroep haar beslissing alleen kan baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die de partijen in dit verband hebben aangedragen”. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat “de kamer van beroep gehouden is om te beslissen over alle kwesties die, gelet op de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering, noodzakelijk zijn om een correcte toepassing van die verordening te waarborgen en met betrekking tot welke zij over alle elementen beschikt die nodig zijn om uitspraak te kunnen doen, ook al hebben de partijen voor haar geen enkel element rechtens met betrekking tot deze kwesties aangevoerd.” (punt 41).
Het Hof concludeert dat de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk een rechtsvraag vormt die noodzakelijk is voor een juiste toepassing van de verordening. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door rekwirantes argument betreffende het beweerdelijk zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat dit argument voor het eerst voor het Hof was aangevoerd.
Bijgevolg oordeelt het Hof dat het bestreden arrest moet worden vernietigd wegens ontoereikende motivering (punt 62).