Dominantie van woordbestanddeel in samengesteld merk niet vereist om verwarringsgevaar vast te stellen

C-162/17 P

Republic of Poland v EUIPO

Merken: Normaal gebruik

16 Jan 2019

De achtergrond van de zaak

Op 14 maart 2013 heeft Stock Polska, een in Lublin (Polen) gevestigde onderneming, een aanvraag ingediend voor de inschrijving van een EU-beeldmerk bestaande uit het woordelement „Lubelska” en een kroonmotief voor alcoholhoudende dranken in klasse 33. Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Lass & Steffen, houder van het oudere Duitse woordmerk „LUBECA”, dat eveneens voor alcoholhoudende dranken in klasse 33 is ingeschreven.

In de procedure voor de oppositieafdeling en de daaropvolgende beroepen bij de vijfde kamer van beroep en het Gerecht voerde Stock Polska aan dat er een „radicaal” conceptueel verschil bestond tussen de tekens, aangezien „Lubeca” de Latijnse naam is van de Duitse stad Lübeck, terwijl „Lubelska” voor Duitse consumenten geen betekenis heeft of zal worden opgevat als een verwijzing naar de Poolse stad Lublin. Dit argument werd verworpen op grond van de veronderstelling dat de gemiddelde Duitse consument zich niet bewust zou zijn van de semantische connotaties van beide tekens. Bovendien sloot het Gerecht zich aan bij de bevindingen van de oppositieafdeling en de kamer van beroep dat het kroonmotief niet van wezenlijke invloed was op de door het aangevraagde merk gewekte algemene indruk, aangezien een kroon een figuratief element is dat veel wordt gebruikt in de sector alcoholhoudende dranken en door de consument als louter decoratief zou worden beschouwd.

De Republiek Polen, gesteund door Stock Polska, heeft vervolgens tegen deze beslissing beroep ingesteld, met het argument dat het Gerecht zijn beoordeling niet had gebaseerd op de totale indruk van de betrokken tekens, door de vergelijking van de tekens te beperken tot de woordelementen en de figuratieve elementen buiten beschouwing te laten (eerste middel). Dit zou bovendien een schending vormen van de beginselen van gelijke behandeling, behoorlijk bestuur en rechtszekerheid, omdat de richtsnoeren van het EUIPO een dergelijke benadering uitsluiten (tweede middel). Daarnaast voerde de Republiek Polen aan dat het Gerecht de feiten onjuist had weergegeven en zijn motiveringsplicht had geschonden door als algemeen bekende feiten te aanvaarden dat de relevante consument de betekenis van de naam „Lubeca” niet kent en dat kroonsymbolen veel worden gebruikt in de sector alcoholische dranken.

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat het eerste middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Volgens het Hof is het duidelijk dat het Gerecht rekening heeft gehouden met de beeldelementen van het aangevraagde merk door te oordelen dat deze om verschillende redenen geen significante invloed konden uitoefenen op de totaalindruk die door het merk werd gewekt. Het tweede middel berust op dezelfde onjuiste opvatting en wordt dus eveneens afgewezen. Bovendien herinnert het Hof eraan dat “het vaste rechtspraak is dat de richtsnoeren van het EUIPO geen bindende rechtshandelingen zijn voor de uitlegging van bepalingen van Unierecht” (punt 59) en dat “hoewel het EUIPO rekening moet houden met reeds genomen beslissingen en met bijzondere zorgvuldigheid moet overwegen of het al dan niet op dezelfde wijze moet beslissen, (...) het onderzoek van elke merkaanvraag streng en volledig moet zijn en in elk individueel geval moet worden verricht” (punt 60).

Met betrekking tot het derde middel herinnert het Hof er allereerst aan dat het vaste rechtspraak is dat “de vaststelling door het Gerecht of de feiten waarop de kamer van beroep van het EUIPO haar beslissing heeft gebaseerd al dan niet bekend zijn, een feitelijke beoordeling is die, behoudens verdraaiing van de feiten of het bewijsmateriaal, niet vatbaar is voor toetsing door het Hof van Justitie in hogere voorziening” (punt 69). Het Hof oordeelt dat er in casu geen sprake is van een dergelijke verdraaiing, aangezien “een verdraaiing duidelijk moet blijken uit de stukken in het dossier van het Hof zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en het bewijs nodig is” (punt 70) en de Republiek Polen niet precies heeft aangegeven welk bewijsmateriaal is verdraaid.

Het vierde middel in hogere voorziening heeft dezelfde geloofsovertuiging. Aangezien het Hof geen onjuiste beoordeling van de feiten door het Gerecht heeft vastgesteld, wordt het vaststaande feit dat de gemiddelde Duitse consument de betekenis van het woord “Lubeca” niet kent, voldoende geacht ter ondersteuning van de conclusie van het Gerecht dat de (vermeende) betekenis van het woord “Lubeca” niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is. Wat ten slotte de grief betreft dat het Gerecht zich niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken over het dominerende karakter van het woordbestanddeel van het aangevraagde merk en over de vraag of de beeldelementen van dat merk verwaarloosbaar waren, oordeelt het Hof dat uit de motivering van het Gerecht “impliciet maar noodzakelijkerwijs” volgt dat het van oordeel was dat de beeldelementen niet verwaarloosbaar waren en dat het woordbestanddeel niet dominant was.

Neem contact met ons op.

info@acr.amsterdam