De achtergrond van de zaak
ITM heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het beeldmerk BLACK LABEL BY EQUIVALENZA, dat was aangevraagd voor dezelfde waren en diensten (parfums, klasse 3) als haar oudere beeldmerk LABELL. De kamer van beroep van het EUIPO wees de oppositie toe op grond dat er verwarringsgevaar bestond bij het publiek.
Het Gerecht heeft deze beslissing vernietigd en de oppositie afgewezen. Het Gerecht heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens visueel een verschillende totaalindruk wekken, dat er een gemiddelde fonetische overeenstemming is en dat er een begripsmatig verschil tussen de tekens bestaat door de aanwezigheid van het woord “zwart” en het element “by equivalenza”. Wegens de visuele en begripsmatige verschillen oordeelde het Gerecht dat de tekens niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
Verzoekster heeft tegen dit arrest hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie.
Het oordeel
Het Hof verwijst eerst naar het feit dat het Gerecht had geoordeeld dat de tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden. Ondanks deze vastgestelde gelijkenissen concludeerde het Gerecht echter dat de algemene visuele indruk verschillend was. Volgens het Hof hield dit een tegenstrijdige redenering in: ondanks de visuele gelijkenis sloot het Gerecht elke visuele gelijkenis tussen de tekens uit. Door elke visuele gelijkenis uit te sluiten, heeft het Gerecht zijn beoordeling aangetast door een tegenstrijdige redenering (punt 28).
Ten tweede oordeelt het Hof dat het Gerecht de gelijkenisstoets niet correct heeft uitgevoerd door in dat stadium rekening te houden met de omstandigheden waarin de waren in de handel zijn gebracht (punt 73). Om tot deze conclusie te komen, herhaalt het Hof om te beginnen zijn eerdere vaststellingen dat, om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen, de mate van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen deze tekens moet worden bepaald en, in voorkomend geval, het belang dat aan deze verschillende factoren moet worden gehecht, rekening houdend met de betrokken categorie van waren of diensten en de omstandigheden waarin zij in de handel worden gebracht. Het Hof voegt daaraan toe dat “hoewel de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht een relevant element vormen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”, zij niet in aanmerking moeten worden genomen in het stadium “van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens” (punt 70).
Vervolgens gaat het Hof in op het vraagstuk van de neutralisatie door te verwijzen naar het feit dat “in de fase van zijn beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel ook heeft gewezen op de begripsmatige verschillen daartussen, dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar volgens de rechtspraak van het Hof impliceert dat begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen” (punt 74). Het Hof merkt echter verder op dat “deze overweging intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft” (punt 75). Bij gebreke van een dergelijke duidelijke en specifieke betekenis moet de normale beoordeling van het verwarringsgevaar worden verricht (punt 76).