De achtergrond van de zaak
Sky is houdster van verschillende gemeenschapsmerken en nationale merken in het Verenigd Koninkrijk waarvan het woordelement “Sky” deel uitmaakt. Deze merken zijn ingeschreven voor een groot aantal waren en diensten in een aantal klassen, waaronder voor “Software” (klasse 9). SkyKick bood producten aan op basis van Software as a Service (SaaS) betreffende Cloud Migration, Cloud Backup en Cloud Management.
Sky heeft tegen SkyKick een vordering wegens inbreuk op de betrokken merken ingesteld bij de verwijzende rechter, de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk). Voor haar vordering wegens inbreuk beriep Sky zich op de inschrijving van haar merken voor onder meer computersoftware (klasse 9). Sky maakte uitgebreid gebruik van haar merken, die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een begrip waren geworden, voor waren en diensten die verband hielden met hun kernactiviteiten, maar niet voor waren of diensten op het gebied van e-mailmigratie of cloudback-up, en er was ook geen bewijs dat zij van plan was dit in de nabije toekomst te doen.
SkyKick stelde een reconventionele vordering in om Sky's merken gedeeltelijk nietig te laten verklaren, in feite op twee gronden: dat de inschrijvingen zo ruim waren opgezet dat duidelijkheid en nauwkeurigheid ontbraken, en dat de merken te kwader trouw waren gedeponeerd omdat Sky niet van plan was de merken te gebruiken voor de relevante ingeschreven waren en diensten.
De verwijzende rechter wenst in wezen in de eerste plaats te vernemen of de absolute nietigheidsgronden van artikel 51 van Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en daarmee overeenstemmende artikelen aldus moeten worden uitgelegd dat een merk geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op grond dat de termen die worden gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onduidelijk en onnauwkeurig zijn, en of de term “computersoftware” voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
In de tweede plaats wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de nietigheidsgrond inzake te kwader trouw ingediende merkaanvragen (artikel 51, lid 1, sub b, van Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en daarmee overeenstemmende artikelen) aldus moet worden uitgelegd dat een merkaanvraag die is ingediend zonder enige intentie om het merk te gebruiken voor de waren en diensten waarop de inschrijving betrekking heeft, te kwader trouw is, en zo ja, of artikel 51, lid 3, van Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en daarmee overeenstemmende artikelen bepaalt dat de nietigheid van het merk alleen betrekking heeft op de waren of diensten waarvoor de intentie tot gebruik ontbreekt.
Ten slotte vraagt de verwijzende rechter in wezen of Merkenrichtlijn 89/104Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten in de weg staat aan het recht volgens hetwelk de merkaanvrager moet verklaren dat het merk wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, of dat hij te goeder trouw de intentie heeft dat het merk aldus wordt gebruikt.
Het oordeel
Met betrekking tot het eerste onderwerp stelt het Hof van Justitie dat een gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt om de waren of diensten aan te duiden waarop de merkinschrijving betrekking heeft, op zich niet kan worden beschouwd als een nietigheidsgrond voor een nationaal merk of gemeenschapsmerk, aangezien de relevante bepalingen slechts voorzien in een uitputtende opsomming van de absolute nietigheidsgronden, die geen vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid bevat (punten 58 tot en met 60).
In zaak C-307/10 (IP Translator) is er geen aanwijzing voor het alternatief, aangezien reeds uit zaak C-577/14 P (Scooters India) volgt dat de verduidelijkingen van de vereisten alleen betrekking hebben op nieuwe aanvragen tot inschrijving van een EU-merk, en dus “geen betrekking heeft op merken die op de datum van uitspraak ervan al waren ingeschreven” (punt 61).
Het Hof onderzoekt vervolgens of een gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid, hoewel het op zich geen nietigheidsgrond voor een merk is, niettemin binnen de werkingssfeer valt van een van de absolute nietigheidsgronden die uitdrukkelijk zijn opgenomen in artikel 51 van Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en daarmee overeenstemmende artikelen. Het Hof oordeelt dat een dergelijke onduidelijkheid niet kan worden geacht in strijd te zijn met het vereiste van grafische voorstelling (punt 64) of met de openbare orde (punt 67).
Met betrekking tot het tweede onderwerp herinnert het Hof van Justitie, onder verwijzing naar de zaken C-320/12 (Malaysia Dairy) en C-104/18 P (Koton), eraan dat “kwade trouw” een autonoom Unierechtelijk begrip is (punt 73), dat “naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie” door middelen aan te reiken om de commerciële herkomst aan te duiden (punt 74).
Het Hof oordeelt dat de inschrijving van een merk zonder enige intentie om het te gebruiken voor de waren en diensten waarop de inschrijving betrekking heeft, kwade trouw kan zijn, wanneer de inschrijvingsaanvraag niet gerechtvaardigd is in het licht van de in Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk bedoelde doelstellingen (punt 77).
Het Hof vervolgt dat dergelijke kwade trouw alleen kan worden vastgesteld “wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk” (punt 77).
Wanneer de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, moet het merk alleen voor die waren of diensten nietig worden verklaard (punt 80).
Met betrekking tot het laatste onderwerp oordeelt het Hof dat het Unierecht niet in de weg staat aan het nationale recht volgens hetwelk de aanvrager van een merk moet verklaren dat het merk wordt gebruikt, of dat hij te goeder trouw het voornemen heeft het te gebruiken, voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, voor zover de schending van een dergelijke verplichting op zich geen grond voor nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk vormt (punt 87).