de achtergrond van de zaak
Harman is een fabrikant van luidsprekers en hoofdtelefoons en houdster van EU-merknamen voor JBL en HARMAN. AB verhandelde producten van Harman op de Poolse markt, die waren gekocht van een andere leverancier dan de door Harman voor die markt erkende distributeur.
Harman heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (regionale rechtbank Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld die ertoe strekte AB in het algemeen te verbieden om luidsprekers en oortelefoons met haar merken in de handel te brengen, voor zover deze niet door Harman of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht. In haar verweer beriep AB zich op het beginsel van de uitputting en beriep zij zich op de van haar leverancier ontvangen verzekering dat deze producten door Harman of met diens toestemming in de EER in de handel waren gebracht.
De verwijzende rechter merkt op dat de door Harman gebruikte markeringssystemen niet volstonden om de markt van bestemming van elk van haar producten te bepalen. Om met zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald product voor de EER-markt was bestemd, moest gebruik worden gemaakt van een databank van Harman, aangezien het onwaarschijnlijk werd geacht dat leveranciers bereid zouden zijn om hun leveringsbronnen te delen.
De verwijzende rechter, die kennelijk geneigd is een rechterlijk bevel toe te wijzen, werpt een vraag op over de gevolgen van een dictum dat de verkoop zou verbieden van en de inbeslagneming mogelijk zou maken van “producten die niet eerder door de houder van het EU-merk of met zijn toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht”. Een dergelijk bevel in de inbreukprocedure zou er, in combinatie met de Poolse regels van burgerlijk procesrecht, toe leiden dat de verweerder in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedures wordt geconfronteerd met een aantal juridische belemmeringen voor de mogelijkheid om de gelaste maatregelen met succes aan te vechten en slechts beperkte procedurele waarborgen heeft.
Volgens de verwijzende rechter bestond derhalve het risico dat de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen zou worden beperkt door de beoogde formulering van het dispositief van de beschikking. Daarom heeft hij het Hof de vraag voorgelegd of het Unierecht zich verzet tegen een dergelijke rechtspraktijk.
het oordeel
In de eerste plaats concludeert het Hof, na herformulering van de aan hem voorgelegde vraag, dat deze vraag moet worden opgevat als bestaande uit verschillende onderdelen (punt 36), waarvan het eerste betrekking heeft op de uitputting van merkrechten en op de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van het vrije verkeer van goederen.
In dit verband is het Hof van oordeel dat een “juist evenwicht [moet] worden gewaarborgd tussen de fundamentele belangen” van enerzijds het uitsluitende recht van de merkhouder om iedere derde te beletten waren met zijn merk in te voeren en te verhandelen, en anderzijds het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt (punt 41). Bijgevolg concludeert het Hof dat “een handelaar tegen wie door de houder van een EU-merk een inbreukprocedure is ingesteld, [...] met het oog op zijn verdediging het recht [heeft] te stellen en te bewijzen dat de van dat merk voorziene producten waarop de inbreukprocedure betrekking heeft, door die merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. [...] Deze handelaar moet ook kunnen profiteren van een omkering van de bewijslast ten gunste van hem, wanneer de door het Hof van Justitie dienaangaande gestelde voorwaarden zijn vervuld.". (punt 52).
Vervolgens gaat het Hof in op de verplichting van de lidstaten om enerzijds de rechtsmiddelen in te stellen die noodzakelijk zijn om een doeltreffende rechtsbescherming op een onder het recht van de Unie vallend gebied te verzekeren, en anderzijds de voorwaarden voor een eerlijk proces te waarborgen, overeenkomstig artikel 47 van het HandvestHandvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). In dit verband wordt geoordeeld dat “moet worden nagegaan of de beperkte rechtsmiddelen en procedurele waarborgen die de verweerder krachtens het nationale recht ter beschikking staan, in de fase van de tenuitvoerlegging niet voldoen aan de door het Unierecht gestelde eisen van effectieve rechterlijke bescherming en derhalve aan de eenheid en doeltreffendheid van dat recht” (punt 59).
Gelet op het beginsel van procedurele autonomie van de lidstaten is het Hof van Justitie van oordeel dat “het Unierecht zich niet [kan] verzetten tegen een rechtspraktijk volgens welke het dictum van een beslissing waarbij een vordering wegens inbreuk op een EU-merk wordt toegewezen, in algemene bewoordingen is gesteld, mits de verweerder de effectieve rechterlijke bescherming geniet van de rechten die hij ontleent aan de artikelen 34 en 36 VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 2017 inzake het merkenrecht” (punt 70).
Bij het waarborgen van deze “effectieve rechterlijke bescherming”, “indien de nationale rechter verplicht is om in het dictum van zijn beslissingen tot toewijzing van een vordering wegens inbreuk op een EU-merk, door middel van een algemene formulering, de producten aan te wijzen die niet eerder door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, dient de verweerder in de tenuitvoerleggingsfase te profiteren van alle waarborgen van een eerlijk proces, alle waarborgen van een eerlijk proces te genieten om het bestaan van een inbreuk of dreigende inbreuk op de uitsluitende rechten van de merkhouder daadwerkelijk te kunnen aanvechten en de inbeslagname te kunnen betwisten van die producten waarvan de uitsluitende rechten van de merkhouder zijn uitgeput en die derhalve vrij in de EER kunnen circuleren” (punt 71).
Als toegift geeft het Hof enkele aanvullende overwegingen met betrekking tot de omkering van de bewijslast, zoals voor het eerst uitgelegd door het Hof in Van Doren / Lifestyle (C-244/00). Het Hof merkt op dat indien het, zonder toegang tot de databank van Harman, voor de verweerder in de handhavingsfase objectief niet mogelijk is om aan te tonen dat de door hem gekochte producten door Harman of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het noodzakelijk kan zijn “dat de bevoegde handhavingsautoriteit,zelfs in een zaak waarin geen alleenverkoop wordt vastgesteld, [...] ] de bewijslast omkeert, voor zover deze autoriteit of rechterlijke instantie, afhankelijk van de specifieke omstandigheden met betrekking tot het in de handel brengen van de betrokken producten, van oordeel is dat de regel inzake de bewijslast [...] de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus bijdraagt tot de instandhouding van prijsverschillen tussen lidstaten” (punt 72).