de achtergrond van de zaak
Hewlett-Packard is de houder van gedeponeerde merken voor HP. Zij brengt computerapparatuur onder dit merk op de markt via erkende distributeurs, die verplicht zijn deze goederen niet te verkopen aan niet-leden van het distributienetwerk, met uitzondering van eindgebruikers. Elk van deze goederen heeft een serienummer, aan de hand waarvan Hewlett-Packard kan vaststellen waar en aan wie het goed is verkocht. De goederen zijn niet voorzien van labels die aangeven voor welke markt ze binnen de EU bestemd zijn.
Senetic distribueerde in Polen HP computerapparatuur die was gekocht van niet-erkende HP distributeurs. Senetic verzocht bevoegde vertegenwoordigers van HP om te bevestigen dat deze goederen zonder inbreuk in de EU op de markt konden worden gebracht, maar HP weigerde Senetic een dergelijke bevestiging te geven.
HP stelde in Polen een vordering wegens inbreuk in, strekkende tot veroordeling van Senetic in het algemeen tot het verbieden van het invoeren, uitvoeren, adverteren of opslaan van computerapparatuur aangeduid met die
merken aangeduide computerapparatuur die niet eerder door haarzelf of met haar toestemming in de EU op de markt was gebracht, te importeren, exporteren, adverteren of op te slaan. In haar verweer beriep Senetic zich op artikel 15 van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie en voerde aan dat de merkrechten waren uitgeput aangezien de betrokken waren eerder door HP of met haar toestemming in de EER in de handel waren gebracht.
De Sąd Okręgowy w Warszawie (arrondissementsrechtbank Warschau, Polen), de verwijzende rechter, merkte op dat het, bij gebreke van een etiketteringssysteem voor HP's waren, voor een onafhankelijke distributeur zeer moeilijk is om voor elk van de litigieuze waren de markt van herkomst vast te stellen, laat staan om het bewijs te leveren dat die waren door de houder van die merken of met zijn toestemming in de EU in de handel waren gebracht. Volgens de verwijzende rechter zou Senetic zich in theorie tot haar leveranciers kunnen wenden om te achterhalen wie de marktdeelnemers upstream in de distributieketen waren. Onder verwijzing naar Van Doren + Q (zaak C-244/00) erkende de verwijzende rechter echter dat het onwaarschijnlijk was dat Senetic erin zou slagen om dergelijke informatie te verkrijgen, aangezien leveranciers doorgaans terughoudend zijn om hun leveringsbronnen bekend te maken. De verwijzende rechter vroeg zich af of onder deze omstandigheden de bewijslast inzake de uitputting van de aan de litigieuze EU-merken verbonden rechten uitsluitend op verweerder in de inbreukprocedure kon rusten.
het oordeel
Ten tijde van het maken van deze samenvatting was er nog geen officiële vertaling van dit vonnis beschikbaar. De onderstaande citaten zijn onze vertalingen.
Het Hof merkt op dat de kwestie van de bewijslast van uitputting niet wordt beheerst door artikel 15 van Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie (punt 55). Procedurele aspecten van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten worden in beginsel beheerst door nationaal recht, zoals geharmoniseerd door de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. De HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten regelt echter niet de bewijslast met betrekking tot de uitputting van het door dat merk verleende recht (punt 56).
Tegen deze achtergrond oordeelt het Hof, onder verwijzing naar Harman International Industries (zaak C-175/21), dat “denationale regels inzake bewijs en beoordeling betreffende de uitputting van de aan een merk verbonden rechten derhalve in overeenstemming moeten zijn met de uit het beginsel van het vrije verkeer van goederen voortvloeiende vereisten en moeten worden aangepast wanneer zij de merkhouder in staat stellen de nationale markten af te schermen en aldus de prijsverschillen tussen de lidstaten te handhaven” (punt 59). Het Hof overweegt bijgevolg dat “wanneer de verweerder in de inbreukprocedure erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EU of in de EER in de handel zijn gebracht, het derhalve aan de aangezochte nationale rechterlijke instantie is om de bewijslast met betrekking tot de uitputting van de aan het merk verbonden rechten aan te passen” (punt 60).
Indien in de gegeven omstandigheden de bewijslast inzake de uitputting van de waren op de verweerder in de inbreukprocedure zou rusten, zou dit de merkhouder in staat kunnen stellen parallelinvoer van waren voorzien van zijn merk te verhinderen, ook al wordt de daaruit voortvloeiende beperking van het vrije verkeer van goederen niet gerechtvaardigd door de bescherming van zijn merkrechten (punt 63). De verweerder in de inbreukprocedure zou aanzienlijke moeilijkheden ondervinden om dit bewijs te leveren, aangezien de leveranciers begrijpelijkerwijs niet graag hun leveringsbron binnen het distributienetwerk van de houder van de betrokken EU-merk zullen onthullen. Het Hof overweegt, onder verwijzing naar Van Doren + Q (zaak C-244/00), dat “zelfs indien de verweerder in de inbreukprocedure erin zou slagen aan te tonen dat de van de relevante merken voorziene waren afkomstig zijn van het selectieve distributienetwerk van de houder van deze merken in de EU of de EER, deze houder bovendien toekomstige leveringen door het lid van zijn distributienetwerk dat zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen, zou kunnen verhinderen” (punt 65).
In de gegeven omstandigheden is het derhalve aan de nationale rechter om de bewijslast met betrekking tot de uitputting van de rechten op EUmerken aan te passen door de houder van deze rechten te verplichten aan te tonen dat de betrokken waren voor het eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, zelf of met zijn toestemming. Onder verwijzing naar Van Doren + Q (zaak C-244/00) overweegt het Hof van Justitie dat “indien de merkhouder erin slaagt dit bewijs te leveren, het aan de gedaagde in de inbreukprocedure is om te bewijzen dat deze waren vervolgens door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER zijn ingevoerd” (punt 66).