de achtergrond van de zaak
Merck Sharp & Dohme en andere verzoeksters in de hoofdgedingen zijn fabrikanten van geneesmiddelen en houders van de merken waaronder de geneesmiddelen worden verkocht. Verweerders in deze procedures voeren producten in Denemarken in, die in andere lidstaten in de handel zijn gebracht.
In het hoofdgeding speelden twee scenario's: In sommige van de geschillen die tot het hoofdgeding hebben geleid, is het merk vervangen door een nieuwe productnaam met verwijzing naar het oorspronkelijke merk (zowel op de blisterverpakkingen in die nieuwe buitenverpakking als op de nieuwe bijsluiter bij de geneesmiddelen staat vermeld dat dat product overeenkomt met het product dat onder het merk van de merkhouder wordt verkocht). In andere van die geschillen was het merk van die fabrikanten aangebracht op nieuwe buitenverpakkingen, maar zonder andere onderscheidende tekens op de nieuwe buitenverpakking.
De fabrikanten voerden aan dat de ompakking in een nieuwe buitenverpakking in de twee bovengenoemde scenario's hen het recht gaf om zich tegen de ompakking te verzetten, aangezien deze niet “noodzakelijk” was (zoals vereist door het eerste van de vijf beginselen uit de zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a.). De parallelimporteurs waren het hier niet mee eens en beweerden dat, gezien de omstandigheden van het geval, ompakking “noodzakelijk” en dus rechtmatig is.
De verwijzende rechter, de Sø- og Handelsretten , stelde prejudiciële vragen over de uitlegging van artikel 15, lid 2, van de Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en vroeg (kort gezegd) of en onder welke omstandigheden een merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een geneesmiddel dat door een parallelimporteur is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop het merk opnieuw is aangebracht.
het oordeel
Bij de behandeling van de gestelde vragen herinnert het Hof eraan dat “de aan een merk verbonden rechten de merkhouder niet het recht [geven] het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de merkhouder of met zijn toestemming in de Europese Unie in de handel zijn gebracht” (punt 47). Deze bepaling zoekt het evenwicht tussen, enerzijds, de fundamentele belangen van merkbescherming en, anderzijds, die van het vrije verkeer van goederen in de interne markt.
Het Hof herhaalt verder dat het ompakken in een nieuwe verpakking een grotere inbreuk op de rechten van de merkhouder vormt dan het opnieuw etiketteren van de oorspronkelijke verpakking (punt 56).
Verder verwijst het Hof naar verschillende verordeningen die bedoeld zijn om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden. Meer in het bijzonder verwijst het HvJ naar artikel 54 van Richtlijn 2001/83 en overweegt dat volgens deze verordening de verpakking “moet zijn voorzien van veiligheidskenmerken die groothandelaars en personen die gemachtigd of gerechtigd zijn geneesmiddelen aan het publiek af te leveren, in staat stellen de authenticiteit van het betrokken geneesmiddel te controleren” (punt 59), zoals een “anti-tampering device” (punt 67).
In het licht van bovenstaande overwegingen oordeelt het Hof dat de merkhouder in beginsel “gerechtigd is zich te verzetten tegen het in de handel brengen door een parallelimporteur van een geneesmiddel dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop dat merk is aangebracht, wanneer de vervanging van de manipulatiebeveiliging van de oorspronkelijke buitenverpakking [...] zichtbare of tastbare sporen van het openen van die oorspronkelijke buitenverpakking zou achterlaten”. Er gelden echter twee eisen, namelijk i) “er bestaat geen twijfel over dat deze sporen van opening toe te schrijven zijn aan het ompakken van dat geneesmiddel door die parallelimporteur”; en ii) “deze sporen veroorzaken op de markt van de lidstaat van invoer of op een aanzienlijk deel daarvan bij een aanzienlijk deel van de consumenten geen zodanig grote weerstand tegen de aldus omgepakte geneesmiddelen, dat dit een belemmering voor de daadwerkelijke toegang tot die markt zou vormen” (punt 79).
Met betrekking tot het hierboven beschreven eerste scenario (merk wordt vervangen door een nieuwe productnaam, met verwijzing naar het oorspronkelijke merk) oordeelt het Hof dat de merkhouder er een rechtmatig belang bij heeft zich te verzetten tegen het verder in de handel brengen van dit product “wanneer een dergelijke ompakking van dit geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking objectief niet noodzakelijk is om het in de lidstaat van invoer in de handel te brengen” (punt 118). In het tweede geval (het merk is aangebracht op een nieuwe buitenverpakking zonder enig ander onderscheidend teken) kan de merkhouder zich alleen tegen het in de handel brengen verzetten wanneer de presentatie van deze nieuwe buitenverpakking in feite “de reputatie van het merk kan schaden” of wanneer dit gebruik “afbreuk doet aan de functie van herkomstaanduiding van het merk” (punt 130).