De achtergrond van de zaak
Maxxus is een onderneming die onder meer handelt in sportartikelen en houder is van zowel het Duitse als het Uniemerk “MAXUSS”. Globus is houder van het woord- en beeldmerk MAXUS.
Op 28 november 2019 heeft Maxxus bij het Landgericht Saarbrücken, de verwijzende rechter, een vordering ingesteld die in wezen strekt tot vervallenverklaring van de merken van Globus wegens niet-gebruik.
Tot staving van haar vordering heeft Maxxus aangevoerd dat Globus de laatste vijf jaar geen gebruik van die merken heeft gemaakt waardoor haar rechten daarop in stand konden blijven. Maxxus heeft verklaard dat zij online heeft gezocht, onder meer op de website van Globus, en dat die opzoekingen geen aanwijzingen voor een dergelijk gebruik hebben opgeleverd. Globus betwist deze stellingen en stelt dat zij de twee betrokken merken heeft gebruikt op een wijze die haar rechten daarop in stand houdt.
De verwijzende rechter herinnert eraan dat in het kader van een procedure tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik, volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (Duitsland) een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bewijslast en de bewijslast.
De verwijzende rechter merkt op dat na het arrest Ferrari (C-720/18 en C-721/18), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de bewijslast dat een merk “normaal is gebruikt”, in de zin van artikel 12, lid 1, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, op de merkhouder rust, is bovengenoemde rechtspraak van het Bundesgerichtshof over de bewijslast niet langer houdbaar. Zij is evenwel van mening dat de vraag of het nationale recht de bewijslast bij de aanvrager mag blijven leggen, onopgelost blijft. Zij is van mening dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.
Aangezien Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten niet de nationale procedure inzake een vordering tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik regelt, is de verwijzende rechter van mening dat het arrest Ferrari (C-720/18 en C-721/18) er niet aan in de weg staat dat de verzoeker de door die rechter bedoelde bewijslast draagt.
In deze omstandigheden heeft het Landgericht Saarbrücken besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen: “Moet het Unierecht, in het bijzonder [richtlijn 2008/95], met name artikel 12, respectievelijk richtlijn [2015/2436], met name de artikelen 16, 17 en 19, aldus worden uitgelegd dat de nuttige werking van deze bepalingen zich verzet tegen een uitlegging van het nationale procesrecht volgens welke: a) aan de verzoekende partij in een civiele procedure strekkende tot vervallenverklaring en doorhaling van een ingeschreven nationaal merk wegens niet-gebruik een van de bewijslast te onderscheiden stelplicht wordt opgelegd, en (b in het kader van deze stelplicht de verzoekende partij ertoe wordt verplicht, voor zover dit voor haar mogelijk is, in een dergelijke procedure een gesubstantieerd betoog inzake het niet‑gebruik van het merk door de verwerende partij te voeren en daartoe een eigen marktonderzoek te verrichten dat passend is gelet op de vordering tot doorhaling en de specifieke aard van het betrokken merk?" (punt 23).
Het oordeel
Het HvJEU oordeelt allereerst dat de bedoelde vraag uitsluitend moet worden beantwoord in het licht van artikel 19 Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Voorts preciseert het Hof dat de verwijzende rechter in het licht van deze verduidelijking moet worden geacht met zijn vraag in wezen de vraag te stellen of artikel 19 van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een procedureregel van een lidstaat die in een procedure inzake een vordering tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik verlangt dat de verzoeker marktonderzoek verricht naar het mogelijke gebruik van dat merk door de merkhouder en in dat verband, voor zover mogelijk, met redenen omklede argumenten aanvoert ter ondersteuning van zijn vordering.
Zoals eerder geoordeeld in het arrest Ferrari (C-720/18 en C-721/18) herinnert het Hof eraan dat de houder van het betwiste merk het best in staat is om te bewijzen dat zijn merk normaal is gebruikt. Uit dat arrest volgt dat artikel 19 van Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de bewijslast dat een merk “normaal is gebruikt” in de zin van die bepaling, op de houder van dat merk rust (punt 36).
Het Hof merkt verder op dat het feit dat de verzoeker in een bepaalde procedure niet de bewijslast hoeft te dragen, hem niet noodzakelijkerwijs ontslaat van de verplichting om in zijn aanvraag een volledige uiteenzetting te geven van de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert (punt 37).
Bovendien blijkt uit artikel 19 van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dat een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van deze bepaling is gebaseerd op de stelling dat het merk door de merkhouder niet normaal is gebruikt. Een dergelijke vordering leent zich naar haar aard niet voor een meer gedetailleerde verklaring (punt 38).
Het Hof oordeelt als volgt: “In dit verband moet erop worden gewezen dat de door de verwijzende rechter bedoelde nationale procedureregel verder gaat dan een loutere verplichting voor de verzoekende partij om de feiten waarop haar vordering berust uiteen te zetten. Deze regel verplicht de verzoekende partij te stellen en, ingeval deze stelling wordt betwist, te bewijzen dat zij vóór de instelling van haar vordering marktonderzoek heeft verricht en niet heeft kunnen vaststellen dat het betrokken merk normaal is gebruikt.” (punt 39).
De conclusie van het Hof is dat een dergelijke regel de bewijslast van het gebruik of niet-gebruik van het litigieuze merk dus ten minste gedeeltelijk bij de aanvrager legt, hoewel deze last volgens de Ferrari-jurisprudentie uitsluitend op de houder van dat merk rust (punt 40).
In dit verband benadrukt het Hof dat het door de verwijzende rechter genoemde risico van een wildgroei van vervallenverklaringen wegens niet-gebruik die misbruik opleveren, niet tot een andere uitlegging kan leiden. Het Hof merkt op dat er verschillende procedurele middelen zijn die misbruik van procesrecht kunnen ontmoedigen, zoals het betalen van een vergoeding bij het instellen van beroep (punt 41 t/m 43).
Het HvJEU beantwoordt de prejudiciële vraag dan ook door te stellen dat artikel 19 van Merkenrichtlijn 2015/2436Richtlijn [EU] 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten “aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een procedureregel van een lidstaat op grond waarvan, in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk, de verzoekende partij verplicht is om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik van dit merk door de houder ervan en om in dit verband, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen.” (punt 46).