De achtergrond van de zaak
Op 5 december 2005 heeft AR het Franse nationale semi-figuratieve merk SAINT GERMAIN ingeschreven voor onder meer alcoholhoudende dranken. Op 8 juni 2012, nadat AR had vernomen dat Cooper International Spirits onder de naam “St-Germain” een likeur distribueerde die door St Dalfour en Établissements Gabriel Boudier werd vervaardigd, heeft AR tegen deze drie vennootschappen een procedure wegens merkinbreuk aanhangig gemaakt bij het tribunal de grande instance de Paris (rechtbank van eerste aanleg, Parijs, Frankrijk).
In een parallelle procedure heeft de tribunal de grande instance de Nanterre (rechtbank van eerste aanleg, Nanterre, Frankrijk) bij vonnis van 28 februari 2013 het merk SAINT GERMAIN van AR met ingang van 13 mei 2011 nietig verklaard. Dit vonnis is bevestigd bij arrest van de cour d'appel de Versailles (hof van beroep, Versailles, Frankrijk), dat definitief is geworden.
Voor de tribunal de grande instance de Paris (rechtbank van eerste aanleg te Parijs) heeft AR zijn vorderingen wegens inbreuk voor de niet-verjaarde periode vóór de nietigverklaring, dat wil zeggen van 8 juni 2009 tot en met 13 mei 2011, gehandhaafd. Deze vorderingen werden door de tribunal de grande instance de Paris in hun geheel afgewezen op grond dat niet voldoende was aangetoond dat het merk sinds de inschrijving ervan was gebruikt. Dat arrest werd bevestigd door het arrest van het cour d'appel de Paris (Hof van Beroep te Parijs, Frankrijk), waarin werd geconcludeerd dat AR niet met succes kon aanvoeren dat de functie van het merk als garantie van herkomst was aangetast, noch dat het door zijn merk verleende gebruiksmonopolie was aangetast, noch dat de investeringsfunctie ervan was aangetast, aangezien het gebruik van een met het merk identiek teken door een concurrent, bij gebreke van gebruik van dat merk, niet van dien aard is dat het gebruik ervan wezenlijk wordt belemmerd.
De Cour de cassation vraagt in wezen of artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk waarvan de rechten na het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving is vervallen omdat hij geen wezenlijk gebruik van het merk in de betrokken lidstaat heeft gemaakt in verband met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen voor de schade die hij heeft geleden doordat een derde vóór de datum waarop de vervallenverklaring van kracht is geworden, een soortgelijk teken in verband met identieke of soortgelijke waren of diensten heeft gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan met zijn merk.
Het oordeel
Het Hof oordeelt dat, aangezien artikel 9, lid 1, artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, sub a, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk in wezen overeenkomen met artikel 5, lid 1, artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten0, die rechtspraak volledig van overeenkomstige toepassing is op de uitlegging van laatstgenoemde bepalingen en herinnert aan zijn beslissing in de zaak Länsförsäkringar (C-654/15) dat “Om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening te bepalen of de waren of diensten van de vermeende inbreukmaker dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de door het betrokken Uniemerk aangeduide waren of diensten, dient bijgevolg gedurende de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van het krachtens deze bepaling verleende uitsluitende recht te worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten als bedoeld in de inschrijving van het merk, en niet aan de hand van het gebruik dat de houder gedurende deze termijn van dit merk heeft gemaakt.” (punt 27).
Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten heeft de nationale wetgever de vrijheid gelaten om de datum te bepalen waarop het verval van een merk ingaat, alsook om te bepalen of hij wenst te bepalen dat, wanneer een reconventionele vordering tot vervallenverklaring wordt ingesteld, een merk niet met succes kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure wanneer op grond van een exceptie vaststaat dat het merk vervallen zou kunnen worden verklaard overeenkomstig artikel 12, lid 1, van deze richtlijn,
Het Hof stelt vast dat de Franse wetgever ervoor heeft gekozen om de vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik te doen ingaan na het verstrijken van een termijn van vijf jaar na de inschrijving van het merk en dat de Franse wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid waarin artikel 11, lid 3, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten voorziet om te bepalen dat in geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring een merk niet met succes kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure (punt 44).
Hieruit volgt dat de Franse wettelijke regeling de houder van het betrokken merk de mogelijkheid laat om zich na het verstrijken van de termijn van respijt te beroepen op inbreuken op de aan dit merk verbonden uitsluitende rechten die binnen deze termijn hebben plaatsgevonden, zelfs wanneer de rechten van de merkhouder op dit merk vervallen zijn verklaard (punt 45).
Onder verwijzing naar artikel 13, lid 1, van de HandhavingsrichtlijnRichtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten oordeelt het Hof van Justitie dat “Dat een merk niet is gebruikt vormt weliswaar op zich geen beletsel voor een vergoeding wegens merkinbreuken, maar dit neemt niet weg dat deze omstandigheid een belangrijk element is waarmee rekening moet worden gehouden om het bestaan van en, in voorkomend geval, de omvang van de door de merkhouder geleden schade te bepalen en, bijgevolg, het bedrag van de schadevergoeding waarop hij eventueel aanspraak kan maken, vast te stellen” (punt 47).
Het Hof concludeert dat “artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10, lid 1, eerste alinea, en artikel 12, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met overweging 6 ervan, aldus moeten worden uitgelegd dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om te bepalen dat een merkhouder wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de inschrijving ervan omdat hij het merk niet normaal heeft gebruikt in de betrokken lidstaat voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven was, het recht behoudt om vergoeding te vorderen van de schade die hij heeft geleden doordat een derde vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, een overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring met zijn merk kon ontstaan” (punt 48).