De achtergrond van de zaak
Ferrari heeft het beeldmerk “Testarossa” in 1987 als internationaal merk ingeschreven bij de WIPO. Vervolgens werd hetzelfde merk in 1990 ook ingeschreven bij het Duitse octrooi- en merkenbureau. Deze inschrijvingen hadden betrekking op de waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice. Het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) heeft de nietigverklaring van de twee Ferrari-merken wegens niet-gebruik uitgesproken. Ferrari is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland).
Het Oberlandesgericht merkt op dat Ferrari de merken heeft gebruikt voor het sportwagenmodel 'Testarossa' tussen 1984 en 1991, de vervolgmodellen 512 TR en F512 M in 1996, en een eenmalig stuk met de modelaanduiding F12 TRS in 2014. Gedurende de voor de beoordeling van het gebruik van de conflicterende merken relevante periode gebruikte Ferrari het merk voor vervangings- en accessoireonderdelen van dure luxe sportauto's die voorheen onder deze merken werden verkocht.
Het Oberlandsgericht vroeg zich af of deze mate van gebruik voldoende is om aan de drempel van normaal gebruik te voldoen. Deze vraag rijst in het bijzonder wanneer de ingeschreven merken betrekking hebben op een brede categorie van waren, maar in de praktijk alleen worden gebruikt binnen een specifiek marktsegment, namelijk dure luxe sportauto's en de onderdelen daarvan. In deze omstandigheden heeft de verwijzende rechter om verduidelijking verzocht over de kwestie van normaal gebruik in de zin van artikel 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en heeft hij het Hof zes prejudiciële vragen gesteld. Deze vragen betreffen de beoordeling van normaal gebruik met betrekking tot marktsegmenten, de wederverkoop van gebruikte goederen, het gebruik van merken voor onderdelen, het in aanmerking nemen van diensten voor eerder verkochte goederen, de territoriale omvang van het gebruik en de bewijslast in nietigheidsprocedures.
Het oordeel
Met betrekking tot de eerste en derde vraag benadrukt het Hof dat normaal gebruik moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante feiten, waaronder de economische sector, marktkenmerken en gebruiksfrequentie (punt 33). Het gebruik van een merk voor vervangingsonderdelen die integrerend deel uitmaken van de waren waarop het merk betrekking heeft, vormt een normaal gebruik voor zowel de vervangingsonderdelen als de waren (punt 35).
Het Hof merkt op dat het begrip “bepaald marktsegment” niet relevant is voor de beoordeling van onafhankelijke subcategorieën. “De enige relevante vraag in dit verband is of de consument die een waar of een dienst wenst te kopen die tot de categorie van waren of diensten behoort waarop het betrokken merk betrekking heeft, alle waren of diensten van die categorie zal associëren met dit merk“ (punt 43). In het onderhavige geval stelt het Hof dat het gebruik van de merken voor vervangingsonderdelen en accessoires voor dure luxueuze sportauto's mogelijk niet volstaat om zelfstandige subcategorieën vast te stellen. De omstandigheid dat het merk is gebruikt voor zeer dure waren is echter wel relevant om te bepalen of er sprake is van normaal gebruik, aangezien hieruit blijkt dat het merk niet wordt gebruikt in overeenstemming met de wezenlijke functie van het merk.
Het Hof concludeert dat " artikel 12, lid 1, en artikel 13 van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moeten worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, „normaal is gebruikt” in de zin van voornoemd artikel 12, lid 1, voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren, tenzij uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven” (punt 53).
De tweede vraag van de verwijzende rechter luidt of artikel 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten impliceert dat een merk normaal kan worden gebruikt wanneer de houder ervan tweedehands goederen verkoopt die voorheen onder dat merk in de handel waren gebracht. Het Hof verduidelijkt dat de loutere wederverkoop van een tweedehands product weliswaar geen “gebruik” van het merk vormt, maar dat wanneer de merkhouder het merk gebruikt om de herkomst van de waren bij de wederverkoop te waarborgen, dit als “normaal gebruik” moet worden aangemerkt. Het Hof merkt op dat artikel 7, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten inzake de uitputting van aan merken verbonden rechten deze uitlegging bevestigt. Het Hof benadrukt dat "het feit dat de houder van een merk derden het gebruik van zijn merk niet kan verbieden voor waren die reeds onder dat merk in de handel zijn gebracht, betekent niet dat hij er zelf geen gebruik van kan maken voor dergelijke waren” (punt 59). Het Hof stelt daarom dat een merk normaal kan worden gebruikt wanneer de merkhouder tweedehands waren doorverkoopt die oorspronkelijk onder dat merk op de markt zijn gebracht.
Vervolgens gaat het Hof in op de vraag of artikel 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegd dat een merk door de merkhouder normaal wordt gebruikt wanneer hij diensten verricht die verband houden met eerder verkochte waren, ook al wordt het merk zelf niet gebruikt bij het verrichten van deze diensten. Het Hof van Justitie is van oordeel dat normaal gebruik inhoudt dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt wanneer diensten worden verleend die rechtstreeks verband houden met eerder verkochte waren (Ansul C-40/01). Bij gebreke van gebruik van het merk tijdens de verrichting van deze diensten, kan geen aanspraak worden gemaakt op normaal gebruik.
Met de vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 351 VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie de rechter van een lidstaat toestaat om een verdrag van vóór 1958 toe te passen, zoals het Verdrag van 1892, dat het gebruik van een merk in een derde land in aanmerking neemt om het normaal gebruik in de zin van artikel 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te bepalen. Het Hof legt uit dat artikel 12, lid 1, zich richt op normaal gebruik in de lidstaat en het in aanmerking nemen van gebruik in derde landen uitsluit. De rechter kan echter verdragen van vóór 1958 toepassen op grond van artikel 351 VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met de verplichting om onverenigbaarheden met het EU-recht op te heffen (punt 72). Tot die tijd moet dus rekening worden gehouden met de verdragsbepaling.
Tot slot gaat het Hof in op de kwestie van de bewijslast. Het Hof benadrukt dat, hoewel de lidstaten een zekere vrijheid hebben bij het vaststellen van procedurele bepalingen voor vervallenverklaring van een merk, de bewijslast voor normaal gebruik niet uitsluitend tot het domein van het nationale recht behoort. Het Hof stelt onder verwijzing naar Oberbank e.a. (C-217/13) dat het de merkhouder is "het best in staat is om het bewijs te leveren van de concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk normaal is gebruikt” (punt 81). Het antwoord op de zesde vraag luidt dan ook dat artikel 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden begrepen dat de bewijslast voor “normaal gebruik” op de merkhouder rust.