De achtergrond van de zaak
ACTC vroeg EU-woordmerk “TIGHA” aan voor waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice. Taiga verzette zich tegen de inschrijving met een beroep op artikel 8, lid 1, sub b, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk op basis van haar oudere EU-woordmerk “TAIGA” voor soortgelijke waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice. De oppositieafdeling wees de oppositie aanvankelijk volledig af. Na het beroepschrift van Taiga vernietigde de kamer van beroep van het EUIPO deze beslissing gedeeltelijk, wat leidde tot de afwijzing van de inschrijving voor de waren die onder klasse 25 van de Overeenkomst van Nice vallen.
Daarop heeft ACTC deze beslissing aangevochten en een beroep tot vernietiging van de bestreden beslissing ingesteld wegens schending van artikel 42, lid 2, en artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Het Gerecht verwierp het beroep volledig, wat de aanleiding was voor het huidige beroep bij het Hof van Justitie.
Het oordeel
De kern van de zaak draait om de interpretatie van artikel 42, lid 2, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, betreffende het vereiste dat een ouder merk normaal gebruik in de Europese Unie moet aantonen binnen vijf jaar voorafgaand aan de publicatiedatum waartegen oppositie is ingesteld.
Het Hof onderstreept dat: “Artikel 42, lid 2, van deze verordening past deze rechtsregel specifiek in oppositieprocedures toe. De laatste volzin van dit lid bepaalt dat indien het oudere merk slechts wordt gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het voor het onderzoek van de oppositie wordt geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.” (punt 38). Volgens het Hof is met betrekking tot de categorieën van waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, een sleutelelement het evenwicht tussen “enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten die aan de houder van het oudere merk zijn verleend, en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim assortiment van waren of diensten werd ingeschreven.” (punt 39).
Bovendien benadrukt het Hof dat een subcategorie van waren waarop een inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, moet worden geïdentificeerd aan de hand van een criterium waarmee deze subcategorie voldoende nauwkeurig kan worden afgebakend (BHIM/Kessel medintim C-31/14 P). Het Hof benadrukt de noodzaak om een subcategorie met nauwkeurige criteria af te bakenen. In gevallen waarin een consument alle waren of diensten in een nauwkeurig omschreven categorie associeert met het oudere merk, volstaat het bewijs van normaal gebruik voor een deel van die categorie. Omgekeerd, voor waren of diensten in een brede categorie met meerdere subcategorieën, moet de merkhouder het bewijs leveren van normaal gebruik voor elke autonome subcategorie.
Met betrekking tot de relevante criteria die moeten worden toegepast voor het identificeren van een coherente subcategorie van goederen of diensten die als zelfstandig kunnen worden beschouwd, stelt het Hof dat het criterium van het doel en het beoogde gebruik van de betrokken goederen of diensten een essentieel criterium is voor het definiëren van een zelfstandige subcategorie van goederen. In deze zaak concludeert het Hof dat: “of de waren waarop de door Taiga overgelegde bewijzen zagen een zelfstandige subcategorie vormden ten aanzien van de waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, dat wil zeggen ten aanzien van de meer algemene categorie waarvoor het oudere merk is inschreven. Het Gerecht heeft deze waren bovendien terecht vergeleken met deze algemenere categorie, alvorens in punt 34 van het bestreden arrest te besluiten dat deze waren niet wezenlijk verschillend konden worden geacht.” (punt 47).
Ten slotte benadrukt het Hof dat het criterium “doel en beoogd gebruik” geen abstracte of kunstmatige definitie van onafhankelijke subcategorieën mag bieden, maar consequent en specifiek moet worden toegepast (punt 50).