de achtergrond van de zaak
Merkhouder SodaStream bracht met koolzuurgas gevulde flessen op de markt, waarbij zijn merk was aangebracht op het etiket op de fles en gegraveerd in de flessenhals. MySoda, een niet-aangesloten derde, heeft de cilinders opnieuw met koolzuurgas gevuld met het oog op de wederverkoop van de cilinders. Daartoe verwijderde hij het oorspronkelijke etiket van de flessen en verving het door een etiket met zijn eigen merk, terwijl het merk van SodaStream zichtbaar bleef in de gravure op de flessenhals.
SodaStream heeft in Finland een vordering ingesteld tegen MySoda, strekkende tot vaststelling dat MySoda inbreuk had gemaakt op haar merken, stellende dat het gedrag van MySoda de onjuiste indruk heeft gewekt dat er een commerciële of economische band bestaat tussen SodaStream en MySoda. Nadat een deel van de vorderingen van SodaStream in eerste aanleg was toegewezen, ging de zaak naar de verwijzende rechter, de Korkein oikeus (Hooggerechtshof, Finland).
De verwijzende rechter stelde vast dat het Unierecht geen gedetailleerde regels bevat over de voorwaarden om vast te stellen of er “gegronde redenen” zijn die rechtvaardigen dat de merkhouder zich verzet tegen de verhandeling van waren nadat zij in de handel zijn gebracht in de zin van artikel 15, lid 2, van de Merkenverordening 2017. De verwijzende rechter heeft daarom besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof van Justitie prejudiciële vragen te stellen over de vraag welke voorwaarden in beginsel relevant zijn om te bepalen of de merkhouder zich op deze “gegronde redenen” kan beroepen.
het oordeel
In het licht van het feit dat de betrokken koolzuurgasflessen door de merkhouder in de EU in de handel waren gebracht, herinnert het Hof aan zijn eerdere bevindingen in de zaak Viking Gas (C-46/10), dat de uitputting van merkrechten “op de koper het recht overdraagt om die fles vrij te gebruiken, met inbegrip van het recht om de fles om te ruilen of door een onderneming van zijn keuze te laten hervullen. Uit dit recht van de koper vloeit voor de concurrenten van de houder van de op deze fles aangebrachte merken het recht voort om de lege flessen bij te vullen en in te ruilen” (punt 39). Het Hof vervolgt echter: “De activiteit van een wederverkoper die erin bestaat de betrokken flessen opnieuw te vullen [...] en daarop zijn eigen etiketten aan te brengen [...], terwijl het oorspronkelijke merk op de flessen zichtbaar blijft, kan binnen de werkingssfeer van artikel 15, lid 2, van de Merkenverordening 2017 vallen” (punt 40).
Bij de beoordeling of de vereiste “gegronde reden” voor de merkhouder bestaat, verwijst het Hof naar zijn arrest in de zaak Portakabin (C-558/08), waarin het oordeelde dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, wanneer de wederverkoop “de reputatie van dit merk ernstig schaadt of wanneer dit gebruik op zodanige wijze plaatsvindt dat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en deze derde, en met name dat deze derde deel uitmaakt van het distributienetwerk van de merkhouder of dat er een bijzondere band bestaat tussen deze twee personen” (punt 43).
Volgens het Hof “moet, om te beoordelen of er sprake is van een dergelijke onjuiste indruk, rekening worden gehouden met alle omstandigheden die verband houden met de activiteit van de wederverkoper, zoals de wijze waarop de cilinders na de nieuwe etikettering aan de consument worden gepresenteerd en de voorwaarden waaronder zij worden verkocht, met name de in de betrokken sector gangbare praktijken van hervulling van deze cilinders” (punt 45). En hoewel het Hof erkent dat “het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er sprake is van een onjuiste indruk met betrekking tot de economische samenhang”, geeft het drie elementen die in deze context nuttig kunnen zijn (punt 46).
Ten eerste moet rekening worden gehouden met de omvang van de informatie op het nieuwe etiket en met de vraag of deze informatie de indruk van een economisch verband wekt (punt 47).
Ten tweede moet ook rekening worden gehouden met de praktijken in de betrokken sector en met de vraag of de consumenten gewend zijn dat cilinders door andere marktdeelnemers dan de merkhouder worden bijgevuld (punt 48). Het Hof voegt daaraan toe dat “indien het onmogelijk zou zijn samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen te gebruiken los van de metalen recipiënten waarin zij zich bevinden en indien dit type cilinder bijgevolg als verpakking kan worden beschouwd [...] ], deze cilinders - voor zover zij bestemd zijn om te worden hergebruikt en herhaaldelijk te worden gevuld volgens de logica van recycling - niet noodzakelijkerwijs zullen worden opgevat als cilinders met dezelfde commerciële herkomst als het gas dat zij bevatten” (punt 49) en ‘dat een consument die zich rechtstreeks tot een andere marktdeelnemer dan de houder van het oorspronkelijke merk wendt om een lege cilinder te laten hervullen of om te ruilen voor een hervulde cilinder, zich er gemakkelijker van bewust zal kunnen zijn dat er geen economische band bestaat tussen deze concurrent en de merkhouder’ (punt 50).
Ten derde is een relevante factor dat het oorspronkelijke merk duidelijk zichtbaar blijft op de fles, zelfs na het aanbrengen van een extra etiket, waardoor wordt uitgesloten dat de etikettering de toestand van de flessen heeft gewijzigd door de herkomst ervan te verhullen (punt 53).