De achtergrond van de zaak
Volgens de EU-wetgeving mogen geneesmiddelen niet in de Unie in de handel worden gebracht tenzij en totdat een vergunning voor het in de handel brengen is verleend. Om een dergelijke vergunning te verkrijgen, moeten farmaceutische bedrijven klinische proeven uitvoeren om de effecten van het geneesmiddel te verifiëren en de resultaten daarvan indienen als onderdeel van hun vergunningsaanvraag. Dit proces kan heel wat tijd in beslag nemen, met als (vanuit merkenrechtelijk perspectief: onaangename) neveneffect dat het lang kan duren voordat het voor het farmaceutische product bedoelde merk kan worden gebruikt om reclame te maken voor het product of het op de markt te brengen.
In dit geval zat Viridis Pharmaceutical nog midden in dit proces met betrekking tot een geneesmiddel dat zij onder het merk BOSWELAN op de markt wilde brengen, toen de termijn van vijf jaar waarbinnen zij dit merk normaal had moeten gebruiken, verstreek. Hecht-Pharma heeft toen een vordering tot vervallenverklaring van het merk BOSWELAN ingesteld op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
De vordering werd toegewezen door de nietigheidsafdeling en deze beslissing werd bevestigd door de vijfde kamer van beroep en het Gerecht. Allen oordeelden dat het gebruik van het merk BOSWELAN, dat beperkt was tot het gebruik ervan in het kader van een klinische proef, onvoldoende was geweest om van normaal gebruik te kunnen spreken, en dat er geen geldige redenen waren voor niet-gebruik. Viridis ging in beroep bij het Hof van Justitie en voerde aan dat het gebruik van het merk in het kader van de klinische proef wel normaal gebruik vormde en, subsidiair, dat er geldige redenen waren om het merk niet te gebruiken, aangezien de vergunning voor het in de handel brengen, die vereist is om de producten in de handel te brengen, nog niet was verleend.
Het oordeel
Het Hof herinnert eraan dat uit Ansul/Ajax (C-40/01) volgt dat “normaal gebruik van het merk dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. Het gebruik van het merk moet betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, waarbij de onderneming dit voorbereidt met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes.'' (punt 39).
Het Hof oordeelt dat het Gerecht deze rechtspraak correct heeft toegepast door te oordelen dat “een geneesmiddel waarvoor nog geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend, zelfs geen reclame mag worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of te behouden. Het is dus onmogelijk om een merk ter aanduiding van een dergelijk geneesmiddel op de betrokken markt te gebruiken, in tegenstelling tot wat is vereist door de in punt 39 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.” (punt 47).
Met betrekking tot het gebruik dat Viridis van het merk heeft gemaakt in het kader van de klinische proef, oordeelt het Hof dat weliswaar ook sprake kan zijn van normaal gebruik wanneer de betrokken waren nog niet in de handel zijn gebracht, maar “welke er sprake kan zijn van normaal gebruik van een Uniemerk wanneer de aangeduide waren nog niet in de handel zijn gebracht” (punt 51). Volgens de (feitelijke) beoordeling van het Gerecht was dit hier niet het geval, omdat er geen bewijs was dat de klinische proef bijna was afgesloten. Bovendien heeft het Gerecht de rechtspraak van het Hof correct toegepast door te oordelen dat het gebruik in het kader van de klinische proef van interne aard was, aangezien het buiten de mededinging, binnen een beperkte kring van deelnemers en zonder het doel om een marktaandeel te creëren of te behouden, had plaatsgevonden.
Het Hof vat samen dat “voor zover het normale gebruik van een Uniemerk slechts kan worden aangetoond door gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel brengen van de bedoelde waren of diensten als het in de handel brengen ophanden is, de gebruikshandelingen die een dergelijk normaal gebruik kunnen aantonen, van externe aard moeten zijn en gevolgen moeten hebben voor het toekomstige publiek van deze waren of diensten, en dit zelfs in die fase voorafgaand aan het in de handel brengen.” (punt 53).
Het Hof gaat vervolgens in op de vraag of het feit dat geneesmiddelen niet in de handel mogen worden gebracht zonder een vergunning voor het in de handel brengen, een geldige reden voor niet-gebruik is, gelet op het feit dat de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen langdurig kan zijn. In dit verband herinnert het Hof eraan dat uit Häupl (C-246/05) volgt dat “enkel belemmeringen die voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, worden beschouwd als „geldige redenen” voor het niet gebruiken van dit merk.” (punt 66). Het Hof vervolgt dat hoewel overheidsvereisten voor door het merk beschermde waren of diensten geldige redenen voor niet-gebruik kunnen zijn, in dit geval de lange periode van niet-gebruik niet werd veroorzaakt door het vereiste van een vergunning voor het in de handel brengen, maar, volgens de beoordeling van het Gerecht, door handelingen en gebeurtenissen binnen de invloedssfeer van Viridis en vallend onder haar verantwoordelijkheid. In dit verband had het Gerecht erop gewezen dat Viridis het merk in 2003 op basis van haar eigen keuze had aangevraagd, terwijl er toentertijd aanzienlijke onzekerheid bestond over de vraag of en wanneer het product, dat zich nog in de klinische testfase bevond, op de markt kon worden gebracht. Bovendien heeft het Gerecht rekening gehouden met het feit dat de moeilijkheden tijdens de klinische proef het gevolg waren van onvoldoende financiering door Viridis en dat Viridis de aanvraag voor een klinische proef meer dan drie jaar na de inschrijving van het litigieuze merk heeft ingediend.
Op basis hiervan oordeelt het Hof dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de duur van het niet-gebruik niet het gevolg was van belemmeringen die zich onafhankelijk van de wil van de merkhouder hebben voorgedaan.